一号海外法知识产权判例丨欧盟法院确认商标历史上的知名度仍可排斥他人攀附
来源：北京贸促 发布日期：2024-10-11 阅读：5次
一、案件情况简介
2019年11月，德国化妆品公司Kneipp GmbH（以下简称“Kneipp”）向欧盟知识产权局（EUIPO）申请注册欧盟商标“Joyful by nature”。申请的商标主要用于化妆品、香薰蜡烛和市场营销服务。2020年7月，法国奢侈品公司Maison Jean Patou（主要从事时尚和香水业务）对申请注册的商标提出了异议。EUIPO部分支持了这一异议，其发现法国Maison Jean Patou公司的商标“JOY”在欧盟的大部分地区，尤其是法国，具有很高的知名度。如果允许申请注册商标“Joyful by nature”，其所有人可能会利用两个商标之间的相似性，不公平地攀附和利用“JOY”在欧洲的知名度。Kneipp GmbH不服，随后向欧盟法院对欧盟知识产权局的前述决定提起诉讼，欧盟法院驳回了该诉讼请求。
二、判决中关于知名度及相似性的认定
判决指出，如果在先商标持有人以《欧盟商标2017/1001号条例》第8(5)条（Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark）对在后商标的注册提出异议，需要满足以下几个条件，才能够异议成功：首先，标志必须是相同或相似的；其次，引用的在先商标必须具有知名度；第三，必须存在使用申请商标无正当理由会不正当地利用，或损害在先商标的显著性或声誉的风险。
对于在先商标是否具有知名度，判决认为，一个商标必须被相关公众所知晓，这些公众与该商标所涵盖的商品或服务有关。在审查该条件时，需要考虑案件的所有相关事实，特别是在先商标所占的市场份额、其使用的强度、地理范围和持续时间，以及企业为推广它所做的投资规模。然而，并没有要求该商标被相关公众的某个百分比所知晓，或者其知名度覆盖所有相关领域，只要该知名度存在于该领域并有实质证据予以证明即可。因此证据尤其重要，需要对在先商标持有人提交的证据进行全面评估，以确定该商标是否具有知名度；同时，需要满足知名度在申请注册申请商标日之前就有的条件。
在先商标的所有人提供了大量证据，从整体上看，确立了在先商标在欧盟，特别是在法国，就第3类香水和香料方面具有知名度。虽然在先商标所有人提供的证据表明，与该商标相关的商品销售量在2013年至2018年间有所下降，但是，判决认为，在先商标在过去享有高度知名度，即使假设它可能随着时间的推移而有所减少，但在申请注册商标的申请日期2019年仍然存在一定的“残余”的知名度。不能排除一个“历史性”商标可能保留一定的“残余”知名度，包括在该商标不再使用的情况下亦如此。
此外，判决还对知名度相关的举证责任做出了裁决。申请注册商标的日期之前或之后一段时间内制定的文件可能包含有用的信息，因为商标的知名度通常是逐渐获得的。它指出，同样的推理也适用于这种知名度的丧失，通常也是逐渐丧失的。因此，在没有具体证据表明较早商标多年来逐渐获得的知名度在审查的最后一年突然消失的情况下，商标JOY在相关日期仍然具有知名度。
商标之间相似，要求必须存在视觉、听觉或概念上的相似性元素。针对商标法的不同条款，对相似性的要求并不相同。在对争议商标进行比较时，需要从相关公众的角度出发，基于整体印象进行评估。
在考虑争议标志之间独特和主要元素的分析时，关于“joy”这个元素，它将被理解为指代“极大的快乐和幸福的感觉”，一个有知名度的商标必然具有显著性，至少是通过使用获得的显著性，此外，鉴于相关公众对该词的含义，在先商标本身就具有显著性，因为“joy”这个词并没有明确指向该商标所涵盖商品的任何特征。至于“joyful by nature”这个表达，它将被理解为“天生快乐”或“天生倾向于快乐”，应重点将放在“joyful”这个元素上，因为它指的是“感觉、表达或带来极大的快乐和幸福”，而“by”和“nature”这两个词只是对。因此，鉴于整个表达既没有直接提及也没有暗示所涉商品和服务的任何特征，因此该商标具有显著性。
此外，从视觉和听觉上，鉴于它们在起始字母"j"、"o"和"y"上一致，因此，两者在视觉和听觉上是相似的。
三、建议
商标策略应是企业长期规划的一部分。企业对商标的注册、维护、更新和可能的国际化策略应长期关注。商标的非使用风险为企业应当关注的基本风险之一，如果商标长时间不使用，可能会失去其保护。因此，即使在某些市场或产品线上暂时不使用商标，企业也应考虑采取措施保持其活跃状态，以避免丧失商标权。对于企业在欧洲拥有的商标，企业可通过持续的市场推广和品牌建设来维护和增强其商标的知名度，即使在市场份额或销售量下降的情况下，也可继续通过品牌宣传等方式，保持其在市场上的认知度。
此外，商标近似以及知名度对商标显著性的影响在中国法院亦有类似的裁判规则，其实并不鲜见。但是本案比较值得关注的是，一方面，欧盟法院在承认商标知名度对商标稳定性及排他性关键影响的前提下，也明确该知名度随着企业投入和时间而逐渐增大，但也会随着使用频率降低而逐渐消失，体现了商标审查对市场客观规律的尊重；另一方面，欧盟法院在本案中明确提出，并不排除在原有知名度较高的情况下，有段时间不使用或无法提供使用证据，并不能简单得出知名度丧失的结论，并不必然缩减商标排他权的范畴和边界。这方面的规则，值得我国商标审查机关及司法机关予以借鉴。