中国企业在海外面临的知识产权和商业秘密风险及其在管理和保护中的问题
来源：蓝海现代法律 发布日期：2021-02-23 阅读：32次
一、 涉诉讼/仲裁风险
近年来，中国企业竞争力不断提高，企业“走出去”的步伐日益加快。随着我国“走出去”及“一带一路”倡议的深入推进，以华为、中兴、联想等为代表的大批企业，通过对外投资、贸易等方式走向海外，在全球参与竞争。但在 “走出去”的过程中，中国企业常面临知识产权和商业秘密的涉诉风险。
(一) 因涉嫌侵权被提起诉讼/仲裁
如今，越来越多的中国企业走出国门进入外国市场，越来越多的中国产品被外国熟知，与此同时，企业也面临越来越多的知识产权诉讼。专利如同其他知识产权一样具有地域性。国内一些企业的产品在国内没有遇到专利侵权纠纷，但是一出口到国外就产生专利纠纷，被指控专利侵权，甚至被查扣、封存、责令赔偿。海外知识产权诉讼不仅会增加企业的诉讼成本，更重要的是，如果败诉，企业将面临巨大的市场损失。典型案例如2014年爱立信印度起诉小米。[1]
此外，除在国外被诉侵权外，中国企业也面临仲裁风险。WIPO仲裁与调解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center）是一个中立、国际性和非营利的争议解决提供机构，提供多种替代性争议解决（ADR）选择。WIPO仲裁与调解中心受理了大量涉及中国企业知识产权的案子，以域名为例，根据WIPO域名争议解决统计，2016年，中国作为答辩人的案子共计437起，2015年为412起。[2]
(二) 因被侵权提起诉讼
随着中国整体经济实力的增长和企业创新能力的不断提升，越来越多的中国企业正在积极地将拥有自主知识产权作为一种无形的商业资产和商业工具加以运用。在国外近年来，随着中国企业和产品的声名鹊起，中国商标、版权等在海外市场屡遭侵犯。随着中国对外开放程度的加深，特别是在“一带一路”战略背景下，中国企业将面临更多的知识产权被侵权案件。在中国企业“走出去”的实践中，商标在其他国家被抢注的现象时有发生，很多中国企业不得不通过在国外提起知识产权诉讼来保护企业利益。
在中国企业在海外提起的商标侵权案中，典型案例中华老字号王致和德国商标维权案，该案是中国加入世贸组织后中华老字号企业海外维权第一案。[3]
(三) 因其他原因涉诉
中国企业在国际市场上的参与及活跃加剧了国际竞争，尤其是中国产品价格普遍较外国同类产品低廉，中国企业迅速抢占据外国市场份额。出于商业竞争目的，知识产权诉讼也成为一些企业对抗中国企业竞争的方式。很多东道国企业在本国提起知识产权侵权之诉，意图阻止中国企业进入其本国市场。华为技术有限公司在进入美国市场时，就曾遭遇美国本土企业思科系统有限公司的起诉。[4]
二、 贸易壁垒与贸易调查风险
企业在海外除可能面临知识产权诉讼风险外，还可能遭遇知识产权方面的贸易壁垒以及贸易调查风险。主要有以下几种情形：
(一) 专利构筑的非关税壁垒风险[5]
以专利构筑的非关税壁垒往往是与标准捆绑在一起的。现在，我国在一些对技术含量要求不高的小商品、小家电、玩具、日用百货品等领域的制造业中，已经具备了相当先进的开发能力和设计水平，许多产品（例如打火机、服装、鞋、玩具等）的“来样加工”，已经改为ODM（“定设计加工”），即直接委托我国的企业设计、制造、加工，或者直接从我国企业已经设计好的产品中选样，进行定牌加工。
以打火机为例，由于我国设计的打火机五花八门、品种繁多，使人看见以后爱不释手，以至于使欧盟专门为此制定文件，严格限制打火机的花色品种设计，且要求必须加装“儿童安全锁”。而“儿童安全锁”的专利技术大多是属于欧洲一些公司的。从2002年开始，欧盟开始准备模仿美国制定打火机安装儿童安全锁法案（CR法案）。2006年7月，欧盟在官方公报上公布的《要求成员国采取措施以保证在市场上销售的打火机具备防止儿童开启装置并禁止新奇打火机销售的第2006/502/EC号欧委会决定》规定，欧盟市场上的打火机必须加装防止儿童开启装置，禁售新奇打火机。所有外形与其他物品类似，且普遍被认为容易吸引儿童或为儿童设计的打火机应当被禁止，包括外形上类似卡通人物、玩具和食物等形状的打火机，也包括可发出音乐、可闪光或有移动部分的打火机。2008年、2009年、2010年、2011年，欧盟持续延长了这一规定的执行，成为限制我国打火机进入欧洲市场的重要非关税壁垒。
与欧盟打火机的CR法案非常相似的是美国、加拿大的彩电案，在彩电生产、销售方面提出加装儿童安全锁的标准，与其相关专利相捆绑，用以限制我国彩电产品向美国出口。2007年3月1日，美国开始强制推行ATSC（美国先进电视制式委员会）数字电视标准，对美出口彩电要支付高达23美元/台的专利费，包括一些在模拟电视时代就已经开始征收的专利费和数字电视专利费。被ATSC纳入数字电视标准的还有汤姆逊公司的多项数字电视的核心专利技术，以及汤姆逊已经转让给日本平板电视厂商的500项专利，还有日本索尼公司的核心专利技术、日本日立公司相关的专利、美国Sun公司关于数字电视中间件的专利等。类似于美国ATSC标准的欧洲DVB-T标准，同样纳入相当多的专利，也开始向我国彩电企业收专利费。上述专利费的收取，使我国企业面临成本大幅上涨的压力。
(二) 贸易调查风险
由于贸易保护的目的，中国企业走出去会遭到东道国的贸易调查，其中最具代表性的是美国“337调查”。根据美国《1930年关税法》第337节的规定，美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission）可以根据申诉或自行对进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的不公平行为发起调查并采取制裁措施，如发出排除进口令。实践中，涉及侵犯美国知识产权的337调查大部分都是针对专利或商标侵权行为，少数调查还涉及版权、工业设计以及集成电路布图设计侵权行为等。美国从1972年4月4日发起第一起“337调查”开始，对我国大陆地区“337调查”始于1986年（有关我国皮毛和皮大衣），涉案产品涉及的行业比较集中，主要有电子工业、化学工业、轻工业、机械工业、汽车工业、皮革工业，60%以上的案件针对机电产品。自美国启动“337调查”以来，中国连续多年成为“337调查”的主要对象。2017年8月15日，美国总统特朗普签署行政备忘录，授权美国贸易代表莱特希泽审查中国不公平贸易行为，尤其针对中国在技术转让等知识产权领域的做法。此次调查依据的“301条款”是美国《1974年贸易法》第301条的简称。这一条款规定，当美国贸易代表办公室（United States Trade Representative）确认某贸易伙伴的某项政策违反贸易协定，或被美国单方认定为不公平、不公正或不合理时，即可启动单边性、强制性的报复措施。报复手段包括中止贸易协定、关税等进口限制、取消免税待遇和强迫签订协议等。[6]美国贸易代表办公室每年度出台《特别301报告》，该报告全面评价与美国有贸易关系的国家的知识产权保护情况，视其存在问题的程度，开展相应调查并实施制裁。中国从2007年起连续11年被列为特别301报告重点观察国家，并成为美国贸易代表办公室最重点关注的贸易对象。根据美国2017年《特别301报告》，美国贸易代表办公室继续将中国列入《优先观察名单》，理由是中国长期以来以及最新的知识产权问题非常值得注意。[7]
(三) 海关查扣风险
为保障知识产权和本国企业的竞争力，各国海关加大了对假冒、仿冒等侵他人知识产权的商品的检查力度，如发现进口货物涉及侵犯他人知识产权，则海关有权扣留。以欧盟为例，2017年7月20日，欧盟委员会发布2016年欧盟海关知识产权执法报告。报告显示，2016年欧盟海关在边境查获4100万件假冒商品，货物总价值超过6.7亿欧元，相对于2015年增长了2%。据报告统计数据显示，从侵权产品来源国来看，令人遗憾的是中国依然是主要来源国之一；其他侵权产品主要来源国还包括新加坡（酒精饮料）、伊朗（服装配件）、中国香港（手机及配件、CD/DVD及配件、车辆零配件）以及印度（药品）。从被扣留产品类别来看，占比最高的产品为香烟，占被扣留产品总数的24%，其次为玩具（17%）、食品（13%）、包装材料（12%）。从被扣留产品的零售价格来看，总价值最高的前三类产品分别为手表、玩具以及各种包类。被侵权行为损害最严重的知识产权类型为商标权（涉嫌侵犯欧盟商标的产品数量最多，占被扣留货物总数的61.44%，其次为国际注册商标和成员国国内商标，占比分别为17.68%和13.19%），相比去年，外观设计被侵权案件所占比例也有所上升，同时著作权、发明专利等也在不同程度上受到侵权产品所带来的困扰。[8]
国内企业到海外参展是我国企业走向世界的重要步骤之一，同样存在海关查扣风险，特别是到欧洲去参展，风险更大一些。2006年在法国巴黎举办的世界制药原料展览会上，2007年、2008年在全球最具规模和影响力的信息及通讯技术博览会——德国汉诺威CeBIT电子展会上，2008年在国际消费类电子产品大展——德国柏林IFA展会上，我国多家参展企业被以“可能涉嫌侵犯专利权”为由多次遭遇主办国海关突袭查抄，多款参展产品被没收，理由是“可能侵犯专利权”。
企业海外知识产权管理和商业秘密保护中的问题
一、国际知识产权保护意识淡薄
虽然近年来，中国企业在国内外的知识产权申请数量显著增加，但总体上来看，比起其他发达国家，中国企业国际知识产权保护还有很大差距。保护意识淡薄是企业海外知识产权与商业秘密管理中的一大问题，很多企业在进行海外扩张时，并未把知识产权保护纳入其战略范围。企业在制定海外发展计划或投资计划时，往往更关注的是市场调查、东道国的投资贸易法律监管、公司设立与劳动力成本等与企业经济效益关联性更强的东西，通常，知识产权并不被企业纳入一开始的考虑范围。
从中国企业过往的海外发展实践来看，企业知识产权保护往往滞后于企业的海外发展步伐。往往是企业开始海外发展计划或已经在海外发展一段时间后，才开始在东道国进行知识产权申请。但是，随着中国企业自主研发能力及创新能力的提升，越来越多的中国企业参与全球贸易，越来越多的中国品牌、技术被国外熟知，在中国企业国际知识产权保护意思淡薄的情况下，就极易出现企业知识产权被侵犯的状况。中国企业国际知识产权保护意识淡薄最典型的例子是中国知名品牌商标在海外频繁被抢注，例如：“同仁堂”、“狗不理”等中国知名商标在日本遭抢注；海信集团“HiSense”商标被西门子公司在德国抢注，最终以支付转让费的方式达成和解取回商标；“飞鸽牌”自行车商标被印度尼西亚抢注；联想英文名Legend在全球竟被100多家公司注册，不得不更换“Legend”为“lenovo”进入海外市场；“HUAWEI”在非洲被抢注、“超级飞侠”动漫形象在印尼被抢注、“Chigo”在非洲被抢注等。虽然2016年我国马德里商标国际注册申请量较之前有所增长，但该注册申请量与国内商标注册申请量有明显差距，也与我国每年的外贸出口量也极不相称。
在实践中，有的企业由于缺乏对品牌国际化的了解、资金实力有限、对国际市场规则不熟悉等原因，忽视商标国际注册工作，意识不到品牌保护的重要性，等到要拓展某国市场时，才想到去该国申请注册商标，但此时往往发现其商标早已被他人抢注。商标国际注册的严重滞后，为国外企业和个人抢注我国企业的商标制造了可乘之机，也给中国企业参与全球竞争埋下巨大隐患。例如中国名酒五粮液集团，自2000年进入韩国市场，但在3年的宣传和销售期间，都未将其商标进行注册保护。直到2003年2月14日，五粮液集团有限公司的汉语拼音“WULIANGYE”被一名韩国人在韩国注册为商标。由于韩国商标法的特殊性，异议程序不同于中国有3个月的期限，在韩国一旦正式受理商标申请和发布公告，仅有30天时间供其他相关权益人提出异议申请。而“WULIANGYE"商标的公告时间是1月23日，五粮液集团仅剩下9天时间提出异议。长达14个月的商标拉锯战经过三申三辩后，2004年3月20日，韩国商标总局最终做出了裁定：根据异议方提出的观点和证据材料，引证商标不仅在中国为驰名商标，而且在韩国也被认为是驰名商标。因此，申请商标应视为从非公平竞争方面申请注册该商标，从而误导消费者和与商标相关商品的原产地。并据此驳回了韩国注册人的注册申请。五粮液集团最终夺回了属于自己的商标权利，并将中文标识和汉语拼音一起向韩国知识产权局提起了注册申请。[9]
二、海外知识产权维权经验不足
知识产权纠纷具有特殊性，诉讼、调查时间长，举证难，程序复杂，应诉费用高昂，常耗费当事企业大量的财力及精力。很多跨国公司打着知识产权的幌子，将提起知识产权诉讼作为打压、阻碍中国企业进入相关市场的方式。在跨国知识产权诉讼中，跨国公司提起诉讼的目的不单只是为取得诉讼的胜利，而在于利用知识产权诉讼的特点，对处在成长期的中国企业施加压力，拖垮还未在相关市场站稳脚跟的中国企业。
自中国加入WTO以来，中国企业才开始面临大规模的海外知识产权纠纷。比起发达国家，中国企业对海外知识产权纠纷还是相对陌生的。在走出去的过程中，很多企业并没有做好知识产权前期调研及管理工作，所以在应对海外知识产权纠纷时常措手不及。由于对所在国知识产权制度不熟悉，在发生海外知识产权纠纷时，很多中国企业选择不应诉或仓促应诉，这使得中国企业在海外知识产权纠纷中处于极为被动的局面。高额的诉讼成本、陌生的法律制度以及不确定的诉讼结果，使得很多刚跨出国门的企业折戟而归。
由于事前防范意识不强、应对经验不足，中国企业在应对海外知识产权纠纷时缺乏应对策略和技巧。在应对海外知识产权纠纷时，中国企业往往维权力量不足。行业协会和产业联盟在应对跨国知识产权纠纷、行业标准谈判、参与制定知识产权相关规则方面具有巨大优势，但中国企业习惯于单打独斗，未形成有效的海外行业联盟，不能化被动为主动。海外知识产权人往往是充分发挥政府支撑的力量，利用政府向中方施压，进而达到利用知识产权打压中国企业，维护自身利益的目的。在应对海外知识产权纠纷时，中国企业常常忽视寻求政府帮助。
三、缺乏知识产权战略意识
大多数中国企业还面临知识产权储备不足的问题，多数企业研发投入不够，拥有自主知识产权不多，导致在竞争中受制于人。例如，2002年DVD专利费事件，正是我国企业因知识产权自主能力不足陷入被动局面的典型代表。2002年，中国DVD产量已占世界产量的90％。然而，虽然产量高，但国内许多DVD企业只是进行简单拼装工作，DVD的核心元器件，如解码芯片、机芯和光学头等大都依赖进口。因此，当国外专利权人决意打响“专利收费战”时，我国DVD企业面临了巨大挑战。在接二连三的DVD专利收费打击下，曾经繁荣的国产DVD一片萧条。国外专利企业对我国DVD企业征收专利使用费蜂拥而上，直接导致我国DVD生产企业硬性成本增加，利润减少。而当时DVD产业在激烈的市场竞争中价格跌幅已高达70％，利润率已经低到几个百分点。国内企业面临着不涨价即亏损，涨价即失去竞争优势的两难境地。2004年中期，国内DVD生产企业已从鼎盛时的140多家锐减到仅30多家。[10]
多数企业不善于运用知识产权，没有在海外开展知识产权布局，虽然在目的地国申请了零散的专利、注册了少量的商标，但无法对竞争对手形成威胁，只能被动应对。知识产权竞争是国际化经营的常态，要进入国际市场，决不能回避知识产权竞争。仍有大部分中国企业缺乏知识产权战略意识，未将知识产权提升到战略高度。
我国很多企业对风险重视程度不够，缺少风险防控长效机制，或未能提前对风险进行评估，或抱着侥幸心理未对风险提前做好应对方案，未能做到“有备而出”。我国当前许多海外运营的科技背景上市公司，没有专门的知识产权风险管控部门或措施。绝大多数企业向国外市场销售商品或直接投资时，极少会对目标市场的知识产权情况进行分析评议，建立风险预警制度，妥善规避海外知识产权和国际市场风险。例如，出口商品的商标是否与当地企业已注册的商标相同或近似？商品本身或生产工艺是否落入当地的专利保护范围？目标国同行业竞争企业的商标、专利持有情况如何？自己的版权、商标、专利、技术秘密是否可以取得当地的保护？目标地区知识产权的保护状况如何？这些问题都与企业的国际化发展息息相关。[11]
注释：
[1] 参见新浪网：《爱立信为何选择在印度而非中国起诉小米？》，最后访问日期：2017年12月2日，http://tech.sina.com.cn/zl/post/detail/t/2015-05-27/pid_8479237.htm
[2] 参见WIPO：WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics，最后访问日期：2017年12月2日，http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/
[3] 参见李瑞丰、吕飞：《“王致和”商标海外维权的启示》，载于《知识经济》2014年第3期。
[4] 参见国家知识产权保护协调司：《中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录》，知识产权出版社2010年版，第18-21页。
[5] 参见中国国际贸易促进委员会：《“走出去”企业的专利风险》，最后访问日期2017年12月2日，http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2016/0818/685596/content_685596.htm
[6] 参见中国质量新闻网：《从USTR报告解读美国301调查》，最后访问日期：2017年12月2日，http://www.cqn.com.cn/zggmsb/content/2017-08/24/content_4775403.htm
[7] 参见United States Trade Representative：2017 Special 301 Report，最后访问日期：2017年12月2日，https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301/2017-special-301-review
[8] 参见：EU Law and Publications：Report on EU customs enforcement of intellectual property rights，最后访问日期：2017年12月3日，https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d6eb531-6b63-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
[9] 参见国家知识产权局保护协调司：《中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录》，知识产权出版社2010年版，第93页。
[10] 参见中华人民共和国知识产权局：《中国DVD企业遭受专利缺失之痛》，最后访问日期：2017年12月3日，http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zxhd/ggkf/bdpl/hg/200812/t20081218_430596.html
[11] 参见凤凰财经：《中国企业“走出去”面临前所未有的知识产权挑战》，最后访问日期：2017年12月3日，http://finance.ifeng.com/a/20150126/13456700_0.shtml