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应对指南

国别知识产权实务指南——美国专利(8)

来源:广东WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期:2022-02-21 阅读:11

● 36不服专利局决定的,是否可以向法院提起上诉?

申请人的专利权利要求被驳回两次(或收到最终驳回决定)的,可以就主审查员的决定向美国专利审判和上诉委员会(PTAB)提起上诉。在此程序中,申请人提交开场陈述,审查员提交答辩,申请人再提交回复。由三名行政专利法官组成的合议庭主持上诉程序,对案情摘要作出审查,并应请求听取口头辩论。如果专利审判和上诉委员会提出新的驳回理由,申请人可请求重新审理。专利审判和上诉委员会的上诉程序一完结,涉诉申请将返回原审查员作进一步审查。

申请人对专利审判和上诉委员会的决定不服的,有两种途径寻求司法审议。申请人可以直接向联邦巡回法院提出上诉,也可以在弗吉尼亚州东区联邦法院对美国专利商标局局长提起民事诉讼。在向联邦巡回法院提起上诉时,申请人不得依赖任何新的证据。不过,在向联邦法院提起诉讼时,可以引入新证据。

 

● 37专利局是否有对于同一发明的不同申请人之间的优先权纠纷的解决机制?哪些因素决定谁有优先权?

《美国发明法案》将美国专利法律制度由“先发明制”转变为“发明人先申请制”,从而使得美国的专利体系与世界各国现有的专利体系更加接轨。《美国发明法案》适用于有效申请日在2013年3月16日或之后、至少有一项权利要求的专利申请。根据该制度,最先向美国专利商标局提起申请的发明人会被授予专利。不过,与世界其他地区不同的是,这一规则也有例外。例如,法律也规定,在提起专利申请前,对发明人自身所作的披露或从发明人处知悉该发明的其他人所作的披露,予以1年的宽限期。不过,这一宽限期并不适用于第三人,因此等待提起申请是有风险的,可导致后发明但先申请的“发明人”被授予美国专利。

对于2013年3月16日之前提交的专利申请,美国将沿用先发明制。根据先发明制,如果在后申请的申请人能够证明自身的发明日期在先,从而确立优先权的,可被授予专利。可证明将发明付诸实现的日期在先的申请人一般会被授予优先权(提交专利申请被视为“推定”付诸实现);不过,根据该制度,在后的一方可通过证明其构思日期在先而赢得优先权。

为解决优先权纠纷,美国专利商标局会在专利审判和上诉委员会启动冲突程序。随着越来越多的专利申请开始适用新的先申请制,这种情况将越来越少。对于两项已授予专利之间的优先权纠纷,联邦法院有管辖权。

 

● 38专利局是否有对专利授予提出异议的机制?

不论在专利授予前还是授予后,都可以向美国专利商标局就该专利提出异议。任何公众人士都可就一件待决专利申请的获准提出异议,但前提条件是,异议需在该专利申请的公布日期或核准通知书的邮递日期(以较早者为准)之前提出。异议提起后,相关专利审查员将决定是否以及如何就所提交的材料采取行动,异议者不再进一步参与。

《美国发明法案》(AIA)确立了两种授权后机制,用以对已授予的专利提出异议。双方复议(IPR)机制可用于对已授予专利的一项或多项权利要求提出质疑。除专利所有人以外的任何人都可以提出双方复议请求,但对专利提出的质疑理由只能是基于书面出版物的可预见性和显而易见性。双方复议请求可以在专利有效期内任何时间提交,但在《美国发明法案》颁布后上诉的,必须在上诉后九个月内提起双方复议请求。此外,如果专利涉诉,希望以双方复议请求来质疑诉讼中所主张专利的当事人必须在起诉书提交后1年内提出请求。要使双方复议程序启动,在请求书中必须证明至少有一项被质疑的权利要求“很有可能”是不具备可专利性的。

专利局提供的另一个用以对已授予专利提出异议的机制被称为授权后复议(PGR)。要符合授权后复议资格,专利的有效申请日必须在2013年3月16日或之后,而且请求书需在受质疑的专利被授予后的九个月内提交。对专利提起质疑的理由可以是任何导致其无效性的理由,例如专利主题的适格性、显而易见性、可实施性、书面描述和不确定性等。为使请求获得批准,请求人必须证明至少有一项被质疑的权利要求“很有可能”是不具备可专利性的,或者引发了重要或未解决的法律问题。

 

● 39专利局是否有修改、复审或撤销专利的程序?法院是否可以在诉讼期间修改专利权利要求?

专利可以通过多种方式被予以更正或修改,包括:再颁专利、开具更正说明书并将其并入专利、放弃权项声明、双方复议(IPR)、授予后复议(PGR)、商业方法过渡期复议、再审查和补充审查。例如,由于专利说明书或附图有缺陷,或由于专利权人主张的权利要求多于或少于其应得的权利,致使专利全部或部分不能实施或无效的,专利权人可请求再颁专利。再颁专利的权利要求书必须对应原专利中披露的发明内容,不得加入新的内容。再颁专利不得用来重获任何为获得原专利而放弃的主题。除非在原专利授予后两年内提起申请,否则再颁专利不能扩大原专利的权利要求范围。

《美国发明法案》(AIA)还确立了用以变更或撤销已授予专利的授权后机制。例如,双方复议(IPR)可用于对已授予专利的一项或多项权利要求提出质疑。除专利所有人以外的任何人都可以提出双方复议请求,但对专利提出的质疑理由只能是基于书面出版物的可预见性和显而易见性。双方复议请求可在专利有效期内的任何时间提交,但在《美国发明法案》颁布后上诉的,必须在上诉后九个月内提交双方复议请求。此外,如果专利涉诉,希望以双方复议请求来质疑诉讼中所主张专利的当事人必须在起诉书提交后一年内提出请求。要使双方复议程序启动,请求书中必须证明至少有一项被质疑的权利要求“很有可能”是不具备可专利性的。在提起双方复议请求前,有些策略问题需要考虑。具体来说,双方复议的请求人在专利审判和上诉委员会获得最终书面裁定的,不得在任何后继的地方法院诉讼或美国专利商标局或国际贸易委员会程序中,再提出其“在双方复议期间已经提出或合理来说本可以提出的任何理由”。

授权后复审(PGR)是美国专利商标局提供的另一种用以变更或撤销已授予专利的机制。要符合授权后复议资格,专利的有效申请日必须为2013年3月16日或之后,而且请求书必须在受质疑的专利被授予后的九个月内提交。对专利提起质疑的理由可以是任何导致其无效性的理由。为使请求获得批准,请求人必须证明至少有一项被质疑的权利要求“很有可能”是不具备可专利性的,或者引发了重要或未解决的法律问题。与双方复议一样,请求人经授权后复议程序得到最终书面裁定的,不得再使用其在此程序中已经提出或合理来说本可以提出的任何专利无效立场。

单方再审查使请求人可以通过向美国专利商标局提交现有技术信息,就已授予的专利提出“可专利性的实质性新问题”。任何人都可以提起再审查请求。如果请求人希望匿名,也可以保持匿名。再审查申请被批准的,专利权人可提交回应陈述书,然后请求人可以在两个月内作出答复。但除此答复外,请求人不参与再审查程序。再审查程序中考量的现有技术仅限于现有技术专利和印刷出版物。

根据补充审查机制,专利所有人可以申请专利局考虑、重新考虑或更正其认为与已授予专利有关的信息。此等信息不像在单方再审查程序中一样仅限于专利和印刷出版物,而是专利所有人认为相关的任何信息(音频或视频、销售收据、书面出版物等)。此外,在补充审查请求中提交的信息可涉及任何有关可专利性的理由。如果美国专利商标局认定存在“可专利性的实质性新问题”,相关专利将受到再审查。虽然补充审查自2012年就开始施行,但很少使用,每年只有大约30个请求提交。

 

● 40专利保护期限如何确定?

专利保护期限自美国专利商标局授予专利之日起计算。对于在1995年6月8日或之后提交的实用专利和植物专利申请,专利期限自其最早相关申请的提交日期起满20年为止;无更早申请的,则自该申请的申请日期起满20年为止。对于在2015年5月13日之前提交的外观设计专利申请,所授予专利的期限为14年;提交日期在2015年5月13日之后的,专利期限为15年。外观设计专利的期限自专利的授予日期起计,与申请日期无关。

在确定专利的到期日时,最好查阅申请历史记录,以确定专利是否有期限放弃或其他变更。在某些情况下,专利期限可以延长,比如美国专利商标局未及时审查专利申请的,有程序导致专利授予的延迟(如冲突程序)的,或因专利所指向的产品(如药品)受监管而造成延迟的。

美国专利商标局网站上提供的  “专利期限计算器”有助于确定美国专利的到期日。

 

● 41专利法最重要的发展或新兴趋势是什么?

在过去几年,美国专利诉讼案件的诉讼地发生了明显变化。在过去10年的大部分时间里,德克萨斯州东区地方法院一直是受理专利案件最活跃的法院(2015年,44的专利案件在此提交)。但由于最近审判地要求的变化,在2020年,德克萨斯西区地区法院成为美国专利诉讼最活跃的地方法院,受理案件数量占案件总量将近21。目前判断这种转变对诉讼当事人的长期影响(比如判决在上诉中被撤销率、陪审团判给金额和程序时间安排问题等)还为时过早。

另一个新兴趋势涉及法院是怎样适用专利适格性测试来确定发明是否指向“抽象概念”,从而不具备可专利性的。目前法院分析采用的是Alice/Mayo两步测试法。面对特定的权利要求,法官首先审查其是否“指向”自然规律、抽象概念或自然现象;如果是,再判断受质疑的这一专利权利要求中的限制是否超出了相关的不适格主题,从而“将此权利要求的性质转变为了具有专利适格性的申请”。虽然描述起来很容易,但事实证明实践起来不易。联邦巡回法院和地方法院如何将这一测试适用于各种主题,以及最高法院或者美国国会是否会通过颁布新法律介入这场纷争,仍不得而知。 

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