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应对指南

国别知识产权实务指南——美国专利(7)

来源:广东WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期:2022-02-14 阅读:8

● 31获得专利一般所需的时间和费用是多少?

截至2020年2月,美国专利商标局(USPTO)就专利申请作出最终决定(如专利权授予或放弃)平均用时为235个月。不过,授予专利权所需的时间因各种因素而异,包括专利主题、复杂性,以及申请积压情况等。截至2020年2月,美国专利商标局有待审查专利申请58万份,导致从申请提交到第一次审查意见通知书发出(专利审查员对专利申请人的第一次回复)的平均时间为157个月。

与专利取得有关的费用包括各种法定费用和申请费用。申请费因权利要求的数目和申请类型而异。对于权利要求总数不超过20项、独立权利要求不超过3项的非临时申请,申请费、检索费和审查费约为1720美元起步。专利申请人符合小型实体(少于500名雇员)资格,且未将所主张的发明许可给大型实体的,费用可减免50;专利申请人属于微型实体(有少数申请待决的、收入低于起征点收入的个人发明人),费用可减免75。一旦申请获批,应支付1000美元的领证费。授予专利权后,必须支付定期费用(授予后35年支付1600美元,75年支付3600美元,115年支付7400美元)以维持专利。

与准备和申请实用新型专利有关的费用取决于主题和主题的复杂性。对于相对简单的发明,准备和提交申请的费用约为7500美元到10000美元;对于更为复杂的发明,费用约为12000美元到17000美元;对于涉及生物技术或软件的非常复杂的发明,费用约为25000美元或更高。专利附图由专业技术制图员绘制的,费用约为每张图75美元至120美元。

 

● 32是否有加快专利审查的程序?

截至2020年2月,向美国专利商标局提交的专利申请的平均总处理时间为235个月,不过专利申请人可以寻求很多途径加快专利审查进程。

Track  One优先审查程序

美国专利商标局为实用专利和植物专利申请提供Track  One优先审查程序,其目标是在12个月内就申请作出最终决定。如果一项实用或植物专利申请中包含的独立权利要求不超过4项、权利要求总数不超过30项,且不存在多项从属权利要求,即符合优先审查资格。除支付普通申请费外,申请人还应支付4000美元的优先审查费。在2020财年的Track  One优先审查程序申请中,从申请提交到第一次审查意见通知书发出的时间为17个月,而平均的最终处理用时为66个月。目前一个财政年度内允许最多受理12000份优先审查申请。

特殊化请求

申请人依据此程序提出特殊化请求,获得批准的,美国专利商标局可提前审查其申请。例如,如果发明人年龄在65岁或以上,或健康状况不佳,或发明涉及能源、环境质量或反恐的,申请人可申请加速审查,无需支付额外费用。以其他理由提出特殊化请求的,必须相应支付额外费用。

加速审查

美国专利商标局还提供从申请到完结大约12个月的“加速审查”。虽然申请人为加速审查需支付的费用很少,但需要满足繁重的申请要求,包括进行检索,提交对检索结果进行说明分析的加速审查支持文件等。相应专利申请中包含的独立权利要求不得超过三项,权利要求总数不得超过20项。由于要满足诸多申请要求,包括进行预审检索和准备加速审查支持文件等,其所需的费用可导致加速审查申请的预期费用很高。申请人还必须在任何权利要求被驳回之前提供对现有技术特征的描述,以防未来一旦专利卷入诉讼时,相关驳回决定会使申请人处于战略劣势。

专利审查高速路(Patent  Prosecution  Highway)

专利审查高速路(PPH)是加快审查的另一种选择,旨在加快申请人在世界范围内各参与国的知识产权局提交的相应申请的审查过程。在PPH框架下,各参与国专利局同意,当申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项权利要求被最终认为可授权时,可以此为基础向后续申请的受理局请求对其受理的相应专利申请中的相应权利要求进行快速审查。PPH程序申请不另外收费。

加快审查(外观设计专利)

对于外观设计专利申请,美国专利商标局提供加快审查。为获得外观设计专利申请的加快审查资格,申请人必须进行预审检索,向美国专利商标局提交预审检索结果并支付费用。

试点项目和其他项目

此外,还有其他加快审查速度的试点项目,包括可以申请提早与专利审查员面谈的“全面首次审查意见面询项目”。截至2019年6月,29的申请人获准使用该项目程序。“最终驳回后再考虑试点项目”允许专利申请人在面对最后驳回决定时,可以修改相关待决权利要求,而且修改幅度可以超出一般所允许的范围。另外还有“联合检索试点项目”,其允许多个专利审查局的审查员共享参考资料,以便加快审查过程。

 

● 33在专利申请中,是否必须披露或描述发明?在决定申请中包含哪些内容时,是否有应遵循的特定指引或应避免的误区?

根据美国法律,专利说明书必须披露以下内容:发明的书面描述;实现和使用该发明的方式和过程(可实施性要求);以及发明人设想的实施该发明的最佳模式。不过,只有未提供充分的书面描述或缺乏对可实施性的有效披露,才可构成无效性认定的依据。

为满足书面描述要求,申请中必须向“所属技术领域的普通技术人员”表明发明人在提交申请时已经掌握了所申请的主题。描述所需的详细程度取决于权利要求的性质和范围以及所涉技术的复杂性和可预测性。对于宽泛的、一般性的“上位概念”权利要求,需通过付诸实现或披露识别特征的方式对具有代表性数目的子类进行充分的描述,足以证明申请人掌握了所申请的上位概念。

专利申请还必须符合“可实施性”要求,确保说明书以有意义的方式描述所主张的发明。有关这一点的判断标准是,所披露的信息是否使得相关领域的技术人员能够实现和使用所主张的发明,而无需过度实验。如果对发明的描述本身足以使所属技术领域的技术人员实现和使用该发明,则可能无需详细描述实现和使用发明的具体程序。自专利申请日起可对可实施性作出认定。

专利权人还必须提供发明人设想的实施发明的最佳模式。“最佳模式”要求的存在是为了避免发明人在申请专利的同时向公众隐瞒发明的最佳实施例。虽然披露最佳模式是为了满足可专利性的要求,但未披露最佳模式不再是可以用以撤销专利的任何权利要求、裁定其无效或不可执行的理由。

 

● 34发明人是否必须向专利审查员披露现有技术?

参与专利申请和审查过程的所有人(包括发明人、专利申请律师、声明人等)在与美国专利商标局往来沟通的过程中均负有诚信义务。这就要求披露涉及可专利性的所有重要信息。这一义务适用于每一项待审权利要求。一旦发现存在恶意或故意不当行为,违反了披露义务,美国专利商标局将不授予专利权。一旦专利权授予,披露义务即告终止,也不再需要提交相关现有技术信息。

违反诚信义务,且带有欺骗美国专利商标局的意图的,可导致依相关申请授予的专利(以及优先权基于该申请的任何专利)不可执行,并可导致违反失信人被判承担律师费。主张此等不可执行性抗辩的一方必须通过明确且令人信服的证据,证明申请人的行为具有欺骗美国专利商标局的特定意图,而且在不存在“严重不当行为”的情况下,“若不是因为”此等虚假陈述,相关专利权不会被授予。

 

● 35专利申请人是否可以提交一项或多项后续申请,就先前申请中披露的发明追加权利要求?如果可以,有哪些适用的要求或限制?

申请人可以基于初始专利说明书中披露的发明提交多个申请,包括延续、分案和部分延续(CIP)申请。

延续申请的说明书和优先权日与原专利(母案)申请相同,但权利要求不同。这一类申请通常会用在审查员驳回原申请的某些权利要求时,或申请人希望在多个专利中主张所披露发明的不同实施例时用到。

在原申请试图主张的分明实质超过一个时,会用到分案申请。分案申请的披露和优先权日与原申请一致,并包含在原申请中提交但因受限制而被排除出原申请中的权利要求。因此,当专利审查员发布“限制性要求”(针对申请人试图在单个专利申请中主张多个发明的情况)并允许将这多个发明分别“划分到”一个或多个分案申请时,可使用分案申请。

部分延续申请用来添加未包含在原申请中的主题。在这类申请中,凡权利要求与原申请中披露的主题有关的,其优先权日与原申请一致;凡权利要求与新主题有关的,其优先权日即为该部分延续申请的申请日。当原申请待审未决期间,其所主张的主题有进展或新的发展时,会用到部分延续申请。

在所有类型的延续申请中,专利权人必须注意避免“显而易见型重复授权”。根据这一司法原则,禁止批准与首次授予的原专利(母专利)中的权利要求并不存在可专利性差异的后续专利中的权利要求,从而防止以此方式延长专利期。同时满足下列情形的,审查员可以以显而易见型重复授权为理由驳回权利要求:

至少有一个共同发明人、所有人或联合研究协议,将原申请和延续申请联系起来;

鉴于原申请中主张的主题,所涉申请中主张的主题具有显而易见性(或反之亦然);

并不存在限制性要求,使所涉主题要另在其他专利申请中被主张。

以显而易见型重复授权为由的驳回决定可通过提交“期限放弃”声明来克服。在期限放弃声明中,申请人公开放弃在后专利的整个专利期限(如整个专利期限超出母专利期限的)或其超出母专利期限的部分专利期限。

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