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各国专利局对于申请人大小实体的规定—美国、加拿大、印度和墨西哥介绍

来源:IPRdaily 发布日期:2021-05-14 阅读:12

       专利的申请和维持,向来费用不低,各国官费是否有优惠政策,也是申请人很关心的话题。有些国家会根据申请人的性质以及大小的不同,给与一定的优惠。这就是我们常说的大小实体(Entity)的认定和折价。基于我们的经验,常见的官费区分大小实体的国家,包括美国、加拿大、印度和墨西哥。下面就为大家介绍一下这四个国家有关实体的优惠政策,帮助中国申请人在申请海外专利时节省相关费用。

       一、美国

       为鼓励中小企业和个人申请专利,美国专利局推出了针对小实体和微实体的官费减免政策。具体来说,美国专利商标局将申请人[1]分为大实体(Large Entity)、小实体(Small Entity)和微实体(Micro Entity),大实体的官费为标准官费,无减免,小实体和微实体分别可以享受官费减免50%和75%。

       请注意,美国专利申请人的小实体资格,是以实际情况为准并随时调整的。例如,如果申请人在该美国专利申请递交日(filing date)符合小实体标准,则递交费用可以减半。但如果在申请过程中,授权之前变得不符合小实体标准,则缴纳授权费时需要全额交付,但之前作为小实体时的减免不需补足。

       以下我们来详细看一下这三类实体的划分情况。

       1、大实体(专利费用无减免)

       根据美国专利法,专利申请人如果为企业,且企业人员规模如果大于500人,则只能以“大实体”资格申请专利,费用不可享受减免优惠。

       2、小实体(专利费用减免50%)[2]

       37 CFR § 1.27规定满足下面任何一条的实体一般都可以被认为是小实体[3]:

       ①个人

       ②相关规定下的小型企业【雇员数(包含关联机构)不超500人】

       ③相关规定下的非盈利组织(此条包含大学及高等教育机构)

       第②点规定的关联机构包括与申请人公司相关的企业,譬如公司的子公司或者分公司,在计算雇员数的时候需要全部加上。如果算上关联机构,企业人数还未超过500人,那么企业就是小实体。

       关于第③点的非盈利组织,大学等高等教育机构、以及非盈利性质的组织(如医院和研究所)也可以以小实体申请美国专利。

      满足小实体要求,还有一个条件:申请人如果以小实体申请专利,则必须没有签署过专利权转让协议给非小实体的第三方,或者是在法律层面,合同层面都没有义务转让专利权给非小实体的第三方。

      例如,A公司的雇员不超过500人,属于小实体,但是A公司早已与B公司签署过协议,会将知识产权全部转让给B公司,而B公司不满足小实体的要求。那么这种情况下,如果A公司申请专利,是不满足小实体要求的。

       另外,如果申请人有两位及以上,则需要所有的申请人都满足小实体的要求,才可以以小实体申请美国专利。申请人中如有一方不满足小实体的条件,申请就需要按照大实体递交。

       3、微实体(专利费用减免75%)[4]

       以微实体递交美国专利申请,专利申请的官费可以减免四分之三,自然条件也更为严苛,申请人必须满足以下条件[5]:

       第一点,需要满足上面小实体的所有要求;

       第二点,申请人在此之前递交美国申请(临时申请不算在内)的数量不能超过4个;

       第三点,在递交本申请的这一年,申请人和发明人的总收入不能超过美国中等家庭收入的3倍,这里的“收入”,英文对应为“Gross Income”,对企业而言意味着收入而非利润;

       第四点,不可将发明的相关权益转移给不满足第三点的一方。

       关于第三点,“美国中等家庭收入的3倍”这一数据每年都不一样,以2020年6月查询结果而言,如果要满足微实体要求,在递交本申请的这一年,申请人和发明人的总收入不能超过$189,537。[6]

       二、加拿大

       加拿大专利局也有针对小实体的官费优惠政策,不过相比美国专利局的规定,加拿大对于小实体的标准更为严格,另外,加拿大没有微实体的概念,只有小实体和标准实体两种。

        1、小实体(专利费用减免50%)[7]

       根据加拿大专利法的相关规定,小实体为“雇员人数不超过50人之实体(含个人)或大学”。但不包括以下状况:

       a) 该实体直接或间接为非小实体者掌控;

       b) 发明相关权利已转让授权或有义务转让授权予非小实体者,仅限受让方为大学。

       请注意,申请人是否具有小实体资格,是以申请人在该加拿大专利申请日(filing date)时的雇员人数为判断基础。例如,一公司在申请日当天雇有10名员工,五年后即使雇员人数增为200人,也不会因此丧失小实体资格。

        2、标准实体(专利费用无减免)

       不满足上述小实体标准的企业属于标准实体,需按标准官费缴纳。

       三、印度

       与加拿大的规定类似,印度也将专利申请实体划分为小实体和标准实体两类,小实体享受官费50%的减免。

       1、小实体(专利费用减免50%)

       根据印度专利法规定,如果符合印度小实体标准,申请人作为小实体在递交印度申请时可享受官费减半优惠。

       印度小实体标准[8],[9]包括:

       ①对从事产品制造业的企业,其厂房和机器投资低于1亿印度卢比(约160万美元);

       ②对从事服务业的企业,其设备投资低于5000万印度卢比(约80万美元)。

       申请人如果满足小实体标准,还需要向印度专利局提供证明材料。具体来说,申请人如果符合小实体的标准,需要在提交印度申请的同时提交清楚的足以说明工厂和机器、设备的总投资的证明文件,可以是公司的年度报告(an annual report),或经审计的资产负债表(an audited balance sheet of the company),或财务证明(a chartered accountant’scertificate specifying the total investment in plant and machinery/equipment)。申请人所提供的小实体证明文件,如果是非英文的文件,需要提供英文翻译版本。

         2、标准实体

        不满足上述小实体标准的企业属于标准实体,需按标准官费缴纳。

        四、墨西哥

        针对专利申请的官费,墨西哥专利局也是将申请人分为小实体和大实体两类,小实体享受专利费用50%的减免。

        1、小实体(专利费用减免50%)[10]

        根据墨西哥专利法,如果专利申请人符合以下小实体的标准[11],享受减免50%专利费用的政策:

        1)自然人或学术或研究性非盈利组织(如大学、高校以及科研机构);或,

        2)企业营业额少于500万美元,且员工数少于50人(工业,服务业)或30人(从事商业活动)。

       但墨西哥律师建议,对于非墨西哥本土企业,只有员工少于30人且年营业额少于500万美元,才可以考虑作为小实体递交申请。因此,对于其他非墨西哥企业,从安全考虑,建议不要作为小实体递交申请,以防后期因为实体问题,导致专利无效。

        2、大实体(专利费用无减免)

       不满足上述小实体标准的企业,需按标准官费缴纳。

       结语

        在申请专利的过程中,申请人应当随时注意自身实体是否有变化。如果本为大实体,却以小实体的名义享受官费减免,会有欺骗专利局的嫌疑,在极端的情况下甚至可能导致专利无效。因此,强烈建议申请人随时和律师/代理人沟通关于自身和所申请发明的变动,以便在有必要的时候,可以让律师/代理人对申请人的实体情况做出及时变更。

 

注:

[1]这里的“申请人”泛指一般意义上是专利申请人和专利权人。因为大小实体的区分主要应用在申请期间,所以以“申请人”一体涵盖。

[2]美国小实体减免政策

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e301581

[3]美国小实体标准规定

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#aia_d0e316949

[4]美国微实体减免政策

https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/entity-status-fee-purposes

[5]美国微实体标准规定

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#ar_d1fc9c_19092_1c8

[6]2020年微实体申请人和发明人总收入上限

https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/micro-entity-status-gross-income-limit

[7]加拿大小实体费用减免政策和标准规定

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04203.html

[8]印度小实体标准规定

http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_8_1_patent-amendment-rules-2014.pdf

[9]印度小实体标准规定

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in114en.pdf

[10]墨西哥小实体减免政策

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/mx.pdf

[11]墨西哥小实体标准规定

http://en.naipo.com/download/MoreInfoDoc/PT/Entity/Entity_MX_E.pdf