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2023年二季度美国专利诉讼信息预警

来源:广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期:2023-08-23 阅读:151

  编者按:后疫情时代国际格局加速演变,单边主义、保护主义上升,全球产业链、供应链受到冲击,美中竞争对抗加剧。本项目组通过收集整理美国最新专利诉讼数据,跟踪分析高频原告和涉案专利信息,定期撰写“专利诉讼信息预警”报告,助力企业及时了解海外诉讼动态,提高海外知识产权风险防范意识。

  一、二季度美国专利诉讼案件量小幅回升但仍低于往年同期

  2023年二季度,美国联邦地区法院共受理专利诉讼案件805起1,案件量较第一季度有所回升,环比上升9.08%,但同比下降22.82%(图1)。

 图1  2019-2023年美国专利诉讼第二季度案件数

  二、原告仍以非专利实施主体(NPE)2为主

  Unified Patents数据显示,2023年二季度,由NPE提起的专利诉讼案件为469起,同比下降27.85%,环比上升48.89%。其中,90.40%诉讼案件涉及高科技行业。可见,NPE仍是专利诉讼的主要原告且诉讼高度集中在高科技行业,且伴随诉讼案件量的环比上升,NPE作为原告提起的诉讼量也有所上升。

  如表1所示,二季度高频原告呈现两大显著特点:一是高频原告提起的诉讼量有所提升但总量仍少于往年同季度案件量。高频原告TOP10提起案件量103起,占所有案件量的12.80%,同比减少20.77%,涉案专利主要涉及电子信息、电子商务、通信、制造业等领域。二是七成高频原告为首次上榜。位列首位的Mcom IP, LLC(16起)、RecepTrexx LLC(12起)、Authentixx LLC(11起)、Freedom Patents LLC(11起)、BTL Industries, Inc.(10起)、Multimodal LLC(10起)和Tiare Technology, Inc.(8起)均为首次上榜。排名第七的Cedar Lane Technologies Inc.(9起)自2020年一季度以来连续14个季度上榜,排名第八的Consolidated Transaction Processing LLC自2021年第三季度以来第3次上榜,排名第十位的Deckers Outdoor Corporation(7起)自2020年一季度以来上榜4次。

表1  2023年第二季度高频原告TOP10诉讼情况

  

  Mcom IP, LLC于2020年12月在美国得克萨斯州注册成立,当前仅持有1件有效专利,即涉案专利US8862508,为一种提供零售银行多渠道解决方案的系统和方法。该公司自2021年起利用该专利发起诉讼,仅该年度就发起24起,截至2023年第二季度共发起56起,从已结案的41起诉讼案件结果来看,除1起诉讼案件“程序性决议”和2起诉讼案件“跨区转移”,剩余案件均以“和解”结案。值得注意的是,该项专利在2021年涉及一起PTAB专利无效复审,涉案专利US8862508中部分技术最终被判无效。

  RecepTrexx LLC为NPE企业,于2022年9月在美国特拉华州注册成立,当前共持有6件有效专利,涉及代理服务器、电话呼叫、通信系统等下一代信息网络产业领域,所有专利均为受让或质押所得。该公司自成立以来共提起了16起专利诉讼,其中2023年二季度涉及12起诉讼,已结案的8起诉讼案件均以“和解”结案。诉讼被告涉及西门子、TiVo、霍尼韦尔等,多家中国企业涉诉。

  Authentixx LLC于2022年10月在美国特拉华州注册成立。该公司自成立以来共发起16起专利诉讼,已结案的15起诉讼案件均以“和解”结案。其中2023年二季度共发起11起诉讼,所有诉讼的涉案专利均为US7631191和US10355863的专利组合。涉案被告多为银行等金融机构和科技公司,但目前未有中国相关企业涉案。

  Freedom Patents LLC为三菱电机的子公司,于2022年3月在美国得克萨斯州注册成立,当前拥有3件有效专利,且均为受让所得,主要涉及无线通信技术。该公司自成立以来共发起11起专利诉讼,且集中在2023年二季度,所涉案件均是利用US8284686、US8374096和US8514815的专利组合发起的,被告涉及美国电话电报公司(AT&T)、康卡斯特(COMCAST)、韦里孙通讯(Verizon Communications)、冠捷(TPV Technology)等相关领域的龙头企业,多家中国企业也成为被告,当前所有诉讼均在审理中。

  BTL Industries,Inc.(以下简称BTL)于2010年5月在美国新泽西州注册成立,成立以来共提起23起专利诉讼,且多项知识产权联合诉讼情况占比大,其中21起专利诉讼与商标侵权共同发起,1起专利诉讼与商标侵权和版权侵权共同发起。从已结案的14起诉讼案件结果来看,近六成诉讼以“和解”结案,而在其他结案类型的诉讼中,还存在被告被判决永久禁令的情况。2023年二季度BTL共提起10起诉讼,均是以专利与商标侵权共同发起。此外,BTL自2012年至今共涉及28起PTAB无效复审案件,但始终维持专利有效;且在2020年BTL对艾尔建等6家企业发起美国“337调查”,指控相关企业侵犯其专利权,2021年该调查以双方“和解”结束。

  Multimodal LLC于2017年2月在美国特拉华州注册成立,该公司自成立以来共提起12起专利诉讼,且集中在2023年,用于提起诉讼的专利为其在2023年5月新受让所得的专利US7045763,被告类型较为丰富既有智能安全锁制造商也有相关销售商,其中存在中国企业涉案。从已结案的4起诉讼案件结果来看,除1起诉讼案件“程序性决议”,剩余案件均以“和解”结案。

  Cedar Lane Technologies Inc.(以下简称Cedar Lane)于2019年在加拿大注册成立,是专利诉讼活跃度较高的NPE。当前持有8件有效专利,技术主要涉及计算机软件和通信领域。Cedar Lane自成立以来累计提起专利诉讼案件385起,专利诉讼案件量呈逐年上升趋势。2023年诉讼量大幅下降,2023年二季度提起的专利诉讼量与一季度持平仅9起,与2022年季度平均诉讼量44起相比降幅明显,较2022年四季度诉讼量55起下降83.63%。从已结案的367起诉讼案件结果来看,除了10起诉讼案件“跨区转移”和3起诉讼案件“程序性决议”外,其他诉讼案件均以“和解”结案。Cedar Lane历年大部分案件为利用专利组合提起,专利技术涉及成像阵列的主机接口等,中国企业频繁涉诉。此外,Cedar Lane在2019年涉及1起PTAB无效复审案件,涉案专利US7173177专利中部分技术最终被判无效,

  Consolidated Transaction Processing LLC(以下简称CTP)于2016年成立于美国内华达州,自成立以来,累计提起专利诉讼案69起,从已结案的58起诉讼案件结果来看,所有诉讼均以“和解”结案。其中2023年二季度9起,较2022年四季度有所减少,且均以US8396743、US8712846作为专利组合提起的诉讼,被诉企业类型较广,有塔吉特百货公司、沃尔玛等,目前暂无中国企业涉诉。

  Tiare Technology, Inc.(以下简称TT)于2002年8月在美国特拉华州注册成立,当前持有5件有效专利,技术主要涉及通信设备、服务系统等领域。尽管TT成立较早,但其在2021年才开始提起专利诉讼,至今累计提起专利诉讼案件33起,且案件量呈逐年上升趋势,从已结案的15起诉讼案件结果来看,所有诉讼均以“和解”结案。2023年二季度共提起8起诉讼,同比增长一倍。2023年二季度专利诉讼均以US10157414、US11195224、US8682729作为专利组合提起的诉讼,被诉企业主要集中在餐饮行业,如麦当劳、沃尔玛、星巴克、赛百味等,诉讼主张主要在于侵犯其“客户服务系统”的专利权,目前尚无中国企业涉诉。

  Deckers Outdoor Corporation(德克斯户外公司,以下简称DOC)为美国知名户外运动鞋及配件生产商,旗下品牌包括UGG、Teva和Sanuk等,当前持有220件有效专利。DOC自成立以来累计提起专利诉讼案件189起,从已结案的178起诉讼案件结果来看,除了4起诉讼案件“跨区转移”和6起诉讼案件“程序性决议”,约五成诉讼案件以和解结案,超四成诉讼案件被告因缺席或同意判决并被判决永久禁令。值得注意的是,在DOC提起的诉讼案件中,超七成的案件同时涉及专利和商标诉讼,并存在粤企涉诉情况。在其2023年二季度发起的7起诉讼中,涉案专利均为运动鞋及相关配件的外观设计专利,且被告有中国企业或个人涉诉。

  三、涉案专利主要集中在电子信息、电子商务、通信等领域

  2023年二季度,美国专利诉讼案件的涉案专利主要集中在电子信息、电子商务、通信、医疗美容、制造业等领域,多以专利组合形式提起,且部分专利为临期专利。排名前十的高频专利诉讼量占二季度诉讼量的13.79%,比去年同期减少5.48个百分点,主要受高频原告Cedar Lane与Bell Semiconductor, LLC活跃度大幅降低影响。高频涉案专利主要有:

表2  2023年二季度高频涉案专利

     

  US8862508为Mcom IP LLC所有,专利技术为一种提供零售银行多渠道解决方案的系统和方法,该解决方案统一了交互式电子银行接触点。Mcom IP LLC利用该专利共提起56起诉讼,2023年二季度提起16起诉讼,被告涉及南方银行、德州资本银行等地方银行与金融科技公司,目前暂无中国企业涉诉。

  US7631191和US10355863专利组合均为Authentixx LLC所有,专利技术涉及网页或电子内容认证系统及方法。2023年起,Authentixx LLC共利用该专利组合提起16起诉讼,其中二季度提起12起诉讼,被告涉及多家地方银行及金融科技公司,目前暂无中国企业涉诉。

  US6909706为RecepTrexx LLC所有,专利技术为一种无线LAN通信系统,能够支持多学科小组或个人团队内的通信,包括多个LAN无线电,用于传输、接收和路由消息。该专利将于2023年12月7日到期,因此Receptrexx LLC利用该临期专利大量提起诉讼,二季度共提起11起诉讼,被告涉及西门子、普联技术、霍尼韦尔、德州仪器、皇家飞利浦等公司,且存在中国企业涉诉。

  US8284686、US8374096和US8514815为Freedom Patents LLC所有,且均涉及无线通信信道选择相关技术。Freedom Patents LLC共利用该专利组合提起11起专利诉讼,且集中在2023年二季度,被告涉及美国电话电报公司、康卡斯特、韦里孙通讯等公司,且存在多家中国企业涉诉。

  US7045763为Multimodal LLC所有,专利技术为一种对象识别锁及其操作方法,值得注意的是,该项专利将于2023年9月16日到期,自Multimodal LLC在2023年5月份获得专利权后,于2023年6月1起便利用该项专利提起诉讼,截至目前共提起12起诉讼,其中二季度提起10起诉讼,被告涉及三星电子、普林斯顿博飞、富俊、中控科技、科博控股等公司,且多家中国企业涉诉。

  US10478634为BTL Medical Solutions A.S.所有,专利技术涉及磁场处理生物结构的美学方法。尽管该项专利为BTL Medical Solutions A.S.所有,但运用该项专利发起诉讼的原告为其子公司BTL,通过卷宗了解到BTL Medical Solutions A.S.将该项专利独家授权给BTL,BTL拥有违反该专利的人和行为的独家追偿权。2023年,BTL共利用该专利提起了21起专利诉讼,其中2023年2季度提起9起诉讼,均与商标侵权共同发起,被告涉及BEAUTYWORKS等美容医疗公司。

  US7391159为Cedar Lane所有,专利涉及具有多种电源和多种操作模式的照明装置相关技术,Cedar Lan利用该项专利共提起10起诉讼,且均在2023年提起,其中二季度提起8起诉讼,被告涉及哈勃集团、华格照明、通用电气公司等公司。

  四、小结

  2023年二季度,美国专利诉讼案件量较一季度有所上升,但仍然低于2022年同期案件量。涉案专利分布在电子信息、电子商务、通信、医疗美容、制造业等多个领域,案件高频原告反复利用其高频专利或高价值专利组合提起诉讼。值得注意的是,本季度高频专利中,多数专利权人初次上榜,且存在提起诉讼时相关专利为新进获得或临期、涉及多个知识产权侵权类型诉讼的情况。专利权人利用临期专利起诉、专利组合起诉、以多种知识产权诉讼共同发起的方式起诉,既增加被告应诉压力与成本,为自身商业谈判增加筹码,也影响被诉企业在当地的社会声誉。从高频原告所提起的案件已结案情况来看,超九成的案件最终以“和解”结案,这意味着专利权人提起诉讼的根本目在于为自身谋取利益。

  NPE仍是专利诉讼的主要原告,提起的专利诉讼量较上一季度有所增加但仍少于往年同期案件量,可能受得克萨斯州西区联邦地区法院首席法官Orlando L. Garcia在2022年7月发布的“分配与专利案件有关的法院业务的命令”、特拉华州联邦地区法院首席法官Colm F. Connolly在2022年4月发布的“关于按照《联邦民事诉讼规则》第7.1条要求提供披露声明的命令”两个命令的持续影响。

  随着全球科技创新竞赛的加剧和知识产权保护力度的增加,专利作为企业竞争的利器频繁出现在诉讼中,未来专利诉讼案件量将持续维持在较高水平。建议企业高度重视知识产权保护,密切关注高频原告及其涉案专利动态,研究竞争对手的诉讼习惯,及时并准确评估海外经营过程中潜在的知识产权风险,同时加强外国相关法律法规学习,提升海外知识产权纠纷应对能力,积极防范并理性对待海外知识产权纠纷。

  注:

  1.数据源自美国联邦地区法院,采集日期2023-08-08。

  2.非专利实施主体(Non-practicing Entity,简称NPE),泛指拥有大量专利但不从事实体生产销售等经营活动的市场主体。

  3.文中高频原告的专利数据均根据智慧芽专利数据库标准化处理后的格式进行统计,查询采集日期为2023-8-11。 

  4.来源:美国德克萨斯州西区联邦地区法院官网,网址:

https://www.txwd.uscourts.gov/wp-content/uploads/Standing%20Orders/District/Order%20Assigning%20the%20Business%20of%20the%20Court%20as%20it%20Relates%20to%20Patent%20Cases%20072522.pdf

  5.来源:美国特拉华州联邦地区法院官网,网址:

https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/Standing%20Order%20Regarding%20Disclosure%20Statements.pdf

 

  撰稿人:田静、杨婕莎

  本文系广东省WTO/TBT通报咨询研究中心原创,如需转载,请注明信息来源:“广东省WTO/TBT通报咨询研究中心”。