代理人以其母名义提起专利无效，合议组成员曾是其同事，是否程序违法？最高院作出判决！
来源： 发布日期：2024-03-07 阅读：1次
近日， 西安某物联网技术服务有限责任公司、国家知识产权局等专利行政管理(专利)行政二审行政判决书因第三人与其委托代理人范某为母子关系，作出被诉决定的合议组成员田某、王萌与张某委托代理人范某曾为同事关系等情形受到关注。
据悉，2020年10月，张某请求国家知识产权局宣告名为“用于停车场控制系统的摄像机及停车场控制系统”的实用新型专利权利要求全部无效，专利权人为西安某公司，专利号为201620383079.5。张某的委托代理人包括北京北京某某知识产权代理有限公司（以下简称北京某北京某公司）专利代理师范某。
2021年4月9日，国家知识产权局举行视频远程口头审理，北京某北京某公司专利代理师韩某、张某芳作为张某的委托代理人参加了本次口头审理。
2021年4月29日，西安某公司提交了意见陈述书和权利要求书修改对照页，并再次对张某身份提出质疑，认为张某的三位代理人违反了竞业禁止规定，并提交了相关工作经历说明。
2021年5月11日，国家知识产权局作出被诉决定，认为：张某提出的无效宣告请求符合专利法及《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）的规定，应予受理和审查；经审查，张某代理人的代理资格符合《专利审查指南》（以下简称审查指南）的相关规定。关于创造性，在直接或间接引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求2-8亦不具备创造性。国家知识产权局据此决定：宣告本专利权全部无效。
2021年8月4日，西安某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。西安某公司认为：（一）被诉决定程序违法。1.张某与其委托代理人范某为母子关系，故张某提出本案无效宣告请求并非其真实意思表示，其主体资格不适格。2.出席无效宣告口头审理程序的张某委托代理人韩某、张某芳违反从业禁止规定，其代理行为无效，且张某在无效宣告程序中委托三名代理人，其人数不符合法律规定。3.作出被诉决定的合议组成员田某、王萌与张某委托代理人范某曾为同事关系，二人未依法履行回避义务。（二）被诉决定认定错误，应予撤销。1.被诉决定引用三项现有技术及本领域常规技术手段的结合来评价本专利创造性不符合审查指南规定。2.被诉决定未根据区别特征确定本专利实际解决的技术问题，直接将现有技术进行拼凑，属于“事后诸葛亮”。3.本专利相对于现有技术具有实质性特点和进步，具备专利法规定的创造性。
北京知识产权法院查明，张某与其委托代理人范某为母子关系。范某于2007年至2012年11月期间曾就职于原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会），并于2014年4月30日从国家知识产权局离职。韩某于2010年7月至2020年12月期间曾就职于国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。张某芳于2011年3月至2018年12月期间曾就职于国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。
北京知识产权法院认为：首先，关于张某的请求人资格是否适格的问题。根据专利法第四十五条规定，任何单位或个人均可提出无效宣告请求。张某在提出无效宣告请求时，向国家知识产权局提交了其身份证复印件和授权委托书，并提交了书面声明，确认提出无效宣告请求系其真实意思表示，故在并无证据表明其不具备民事诉讼主体资格或者提出无效宣告请求违背了其个人意愿的情况下，国家知识产权局受理该无效宣告请求并无不当。此外，法律法规亦并未禁止由近亲属担任无效宣告请求人的委托代理人，因此西安某公司据此主张代理行为违法，于法无据。
其次，关于无效宣告程序中张某的委托代理人代理行为是否有效的问题。根据查明的事实，虽然无效宣告程序中张某的委托代理人韩某和张某芳曾先后就职于国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，但国家知识产权局规范任职规定系于2021年5月13日印发，在上述两位委托代理人出席本案口头审理时的2021年4月9日，乃至被诉决定作出时的2021年5月11日，上述规定尚未印发，在案亦无证据表明存在其他针对专利审查协作中心离职人员的从业禁止规定。因此，依据法不溯及既往精神，韩某和张某芳已经进行的代理行为应为有效。此外，参照审查指南第四部分第四章第3节规定，参加口头审理的每方当事人及其代理人的数量不得超过四人。由此可见，张某在无效宣告程序中委托三名代理人并无不当。
最后，关于合议组审查人员是否存在应当回避而未予回避的情形。根据专利法实施细则第三十七条规定，本案张某的委托代理人之一范某虽然曾经在专利复审委员会就职，但其在2014年即已离职，在案亦无证据表明其与合议组组长田某、主审王萌存在可能影响公正审查审理的其他关系；在口审程序中西安某公司亦未针对上述合议组审查人员提出回避请求，故其上述理由不能成立，不予支持。
北京知识产权法院判决：驳回原告西安西安某物联网技术服务有限责任公司的诉讼请求。
西安某公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定或将本案发回重审。
西安某公司认为张某出生于1955年，且未在网络公开渠道检索到张某与智慧停车技术相关的信息，故其不可能对智慧停车技术有深刻认识进而提出无效申请。因此，张某无法真正成为对西安某公司提起专利权无效的适格请求人。范某作为专利代理师不能自行请求宣告专利权无效，其变相利用其母亲身份及曾在国家知识产权局工作过的经历优势请求宣告多个专利权无效，达到二十五次以上，这不是《专利代理条例》的应有之义。张某的委托代理人张某芳和韩某根据审查指南第四部分第一章第5节的规定，均处于两年的从业禁止期，不能作为代理人代理无效宣告案件。张某的代理人范某和原复审合议组组长田某及主审员王萌曾经是同事关系，合议组成员应当自行回避而没有回避，属于程序违法。
此外，最高人民法院二审期间，西安某公司在二审询问中向本院提交了两份证据：证据1.张某作为无效宣告请求人的专利无效案件信息汇总表；证据2.西安某公司被无效的专利统计表。拟证明张某无效他人专利权的成功率高，与正常的比例不符。
最高人民法院认为本案二审争议焦点问题是：（一）被诉决定的作出是否违反法定程序；（二）本专利是否具备创造性。
（一）关于被诉决定的作出是否违反法定程序的问题
1.关于张某是否有权提起无效宣告请求的问题
根据最高人民法院查明的事实，张某与范某系母子关系，2015年12月至2021年2月期间，国家知识产权局至少受理了以张某为请求人的25件无效宣告请求，无效宣告请求人的代理机构均为范某所在的北京某公司，其中部分案件的代理人为范某。该25件无效宣告请求涉及机械、电学等多个领域中的玩具、天线、电动汽车、家用电器、按摩器等多类装置，并无证据表明张某具有如此广泛的多领域专业知识和能力，或者其与无效宣告的结果存在利害关系。虽然依法任何人可以请求宣告专利权无效，并不以具有利害关系为条件，但在审查判断无效宣告请求行为是否违反《专利代理条例》第十八条的规定时，是否具有利害关系等合理理由可以作为重要考量因素。基于现有证据，在张某对此不能作出合理说明的情况下，可以初步认定上述无效宣告请求系范某及其所在的专利代理机构北京某公司为规避《专利代理条例》第十八条的规定，以范某母亲张某的名义提起的无效宣告请求，该行为涉嫌实质违反《专利代理条例》第十八条的规定。对于实质违反《专利代理条例》第十八条规定的行为，系以合法形式掩盖其规避法律的目的，扰乱专利代理秩序，并可能具有滥用专利权无效宣告程序牟取不当利益的可能，与专利权无效宣告程序发挥社会公众纠错作用的立法目的不符，依法应予规制。但《专利代理条例》第十八条系规范专利代理行为的管理性规定，从该条例第二十六条规定来看，违反第十八条应承担限期改正、警告、罚款乃至吊销专利代理师资格证等行政法律责任，并不当然导致提出无效宣告请求的行为和代理行为溯及既往失去效力。因此，尽管本案存在涉嫌实质违反《专利代理条例》第十八条规定的行为，但无效宣告请求审查程序并不因此构成程序违法。该相关行为可由国务院专利行政部门依法予以查处，本院将有关涉案违法行为线索同步予以移送。
（二）关于本专利是否具备创造性的问题
最高人民法院认为，确认在权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2-8均不具备创造性。
综上所述，西安某公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。