国别知识产权实务指南——马来西亚商标（6）
来源：广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期：2022-11-29 阅读：72次
●26除了先前讨论的异议和撤销程序外，还有哪些类型的法律或行政程序，可针对涉嫌侵权人或商标淡化强制执行商标所有人的权利？是否有专门法院或其他裁判所？刑法中是否有关于商标侵权或同等罪行的规定？
除了对商标侵权或假冒提起民事诉讼外，商标权人还可以选择向执法机关，即国内贸易和消费者事务部执法司（ED）提起刑事诉讼，打击涉及商标商品的假冒活动。对此类刑事制裁作出规定的关键法律是2011年《贸易说明法》（TDA 2011）。根据2011年《贸易说明法》，制造假冒商品以及供应、提议供应、持有、保管或控制假冒商品供应属于犯罪行为。2011年《贸易说明法》授权执法司进入零售场所（无需搜查令）搜查和扣押涉嫌假冒商品。
然而，随着新《商标法案》的出台，2011年《贸易说明法》中关于对涉及注册商标的假冒活动实施刑事制裁的相关规定将迁至新《商标法案》。新《商标法案》将假冒注册商标和在商品或服务上虚假使用注册商标的行为定为刑事犯罪。新《商标法案》还将制作经专门设计或改装的物件以复制某个注册商标或某个可能被误认为该商标的标志的行为，定为犯罪行为。凡是进口、出售或为出售而展示，或出于贸易或制造目的而持有、保管或控制任何载有假冒注册商标的商品，均属犯罪。执法司将拥有调查、逮捕嫌疑人、搜查和扣押涉嫌假货的商品的权力。
关于马来西亚的边境执法措施，根据新《商标法案》援引边境措施条款，注册商标权人必须向商标注册官提交一份规定表格，缴纳规定费用并附上证明权益的宣誓书。除非注册商标权人提起民事诉讼，并取得禁止在扣留期内放行扣押商品的命令，否则扣押商品应发还进口商。如商品已被扣押，而注册商标权人未能在扣留期内提起民事诉讼，则因扣押或扣留商品而受害之人可向法院申请对注册商标权人下达赔偿令。如法院信纳受害人因扣押商品而蒙受损失或损害，法院可命令注册商标权人支付法院认为适当的赔偿额。
在吉隆坡高等法院，设有专门处理知识产权民事案件的法庭。大多数与知识产权相关的案件都在吉隆坡知识产权高等法院提交审理。对于刑事案件的起诉，吉隆坡还设有指定的知识产权地方法庭。
●27侵权诉讼的形式是什么？
可通过提交传票和起诉状，提起侵权诉讼。原告在商标侵权诉讼中，常针对假冒行为提出附加要求。原告可以在审判结束前申请中间禁令。如法院批准，中间禁令会使被告在审判结束前无法继续涉嫌侵权行为（即处理涉嫌侵权或假冒商品）。其他可申请的中间禁令包括容许查察令（该命令允许原告代表进入被告的经营场所搜查和扣押证据，以防被告处置或销毁侵权活动的证据），资产冻结令（该命令旨在冻结被告银行账户或资产，以防被告转移资产，致使金钱给付判决无法执行），以上命令可单方面申请。相关证据和文件披露是审前案件管理过程的一部分。希望另一方披露特定文件的当事人也可以提出申请，要求披露特定文件。
吉隆坡知识产权法院最近的一种做法是，允许外国证人通过视频会议形式提供现场证词，前提是双方同意。如需要专家意见（例如，评定损害），可以传唤专家作为证人，但须根据2012年《法院规则》的规定提前编制专家报告。庭审审判长将在全面庭审结束时以及各方提交意见书（即法律论点）后作出裁决。通常情况下，将在传票和起诉状提交后（即提起诉讼）的9至12个月内进行庭审。判决通常在双方辩论结束后一到两个月内下达。
除提起民事诉讼外，另一种选择是向执法司提起刑事诉讼（见“问题26”）。一旦被扣押的商品被商标所有人确认为假冒商品，执法司可选择对目标处以罚款，或行使公诉人的职权，在刑事法院对目标提起刑事诉讼。在一些案例中，商标所有人利用执法司突击搜查的证据来提起民事诉讼。
●28证明侵权或商标淡化的举证责任是什么？
原告承担证明侵权和假冒行为的责任。确立侵权和假冒要素所需的一些证据包括：
•证明商标所有权的证据：
•对于商标侵权，证据包括有关商标的注册证和续展证书副本；
•对于假冒行为，有关商标的商誉和声誉证明，如销售额证明、广告和宣传材料；
•涉嫌侵权或假冒行为的证据（例如，试验性购买、涉及涉嫌侵权商标的其他交易证据）；
•在行业和公众中引起混淆的证据（例如，询问调查或消费者投诉、市场调查发现的混淆证据）；
•证明损失或损害的证据（如销售额下降）。
●29谁可以就涉嫌商标侵权寻求救济？在什么条件下？谁有资格提起刑事诉讼？
根据新《商标法案》，注册商标权人可对注册商标侵权提起诉讼。在符合被许可人与注册商标权人之间的任何协议的前提下，如被许可人请求注册商标权人提起侵权诉讼，但注册商标权人在收到请求后两个月内拒绝或未能提起诉讼，则被许可人（已正式记录在注册簿中，或是根据新《商标法案》享有受让人权利和补救措施的独占被许可人）将能够仅以自身的名义就注册商标提起侵权诉讼，并且必须将注册商标权人列为被告。
假冒之诉可保护冠以商标、向公众提供的商品或服务所附带的商誉和声誉，而此类商标所有人通常是商誉所有人。因此，商誉所有人有权提起诉讼。虽然商誉所有人通常是商品制造商或服务供应商，但进口商、分销商或被许可人（以与商标所有人的协议为准）也可能拥有商誉，反映公众对其按照特定标准选择和处理商品的能力、谨慎或专业知识的信任。进口商、分销商或被许可人必须能够证实必要的要素，才具备以自身名义提起假冒之诉的诉因。
商标的注册商标权人或被许可人（由商标权人代其正式授权）及其任何授权法律代表可向执法司起诉。
●30有哪些边境执法措施可以制止侵权商品的进出口？能否以注册国以外的活动证明侵权或商标淡化指控？
侵权或假冒行为必须在马来西亚境内实施，才能在马来西亚产生诉因。
根据新《商标法案》的边境措施规定，注册商标所有人可以向商标注册官申请一项命令，限制向马来西亚进口假冒商品，前提是相关商标已在马来西亚注册。凭借初步证据，任何获授权官员均可扣留或暂停放行拟进口或拟出口的假冒商品
注册官在接到申请后，应在合理期间内作出决定，并通知申请人是否批准该申请。一旦批准，注册官应立即采取必要措施通知海关当局，海关当局将采取必要行动禁止任何人进口通知中所指的侵权货物，并应没收和扣留该货物。该申请一经批准，有效期为60天，自批准之日起计算。在此期间，禁止向马来西亚进口任何侵权货物。
值得注意的是，在新《商标法案》中，边境措施条款将不适用于旅客个人行李中的少量（定义为不超过两件）或小批量托运的非商业性货物。
本文系广东省WTO/TBT通报咨询研究中心原创，如需转载，请注明信息来源：“广东省WTO/TBT通报咨询研究中心”。