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（海外知识产权）

● 26针对蓄意或故意侵权人，是否有额外救济措施？如果有，认定侵权行为是否蓄意的标准是什么？律师的意见是否可以作为对故意侵权指控的抗辩？

如存在故意侵权（包括特别恶劣和有害的行为），专利权人能够获得惩罚性损害赔偿。法院在确定惩罚性损害赔偿数额时有自由裁量权，最高可判被告支付补偿性损害赔偿金的三倍。

故意侵权的认定需要证明侵权人实际上知道或应当知道其行为构成无理由的极大可能侵犯相关有效且可执行的专利权的风险行为。判断是否构成故意时，应考虑与被控侵权行为有关的所有事实（“总体情况”原则），其中包括：

被控侵权人是否故意抄袭所主张的发明或专利所保护的产品；

被控侵权人是否采取了应有的谨慎措施，避免侵犯专利权（例如规避设计的证据）；

被控侵权人是否调查了专利的范围，并真实认为该专利无效或自身的行为并未侵犯专利权（例如律师的法律意见）；

被控侵权人是否对侵权行为提出了有实质理由的抗辩；

专利是否正在或已经复审。

在故意侵权认定分析中，在诉讼前获取的认为未侵犯涉诉专利权、或涉诉专利权无效的律师法律意见会被纳入考量。不过，这需要策略性地作出选择，因为诉讼过程中的披露意味着放弃律师—委托人保密特权和工作成果保密特权对这一内容的保护，导致在证据开示时要提供围绕该律师法律意见的所有事实。未就涉嫌专利侵权取得律师法律意见的，或被控侵权人决定不在诉讼中披露已有意见的，并不可用以证明故意侵权。

● 27专利侵权救济的请求权时效是多久？

美国专利权从授予到期限届满，一直可强制执行。即使在专利权期限届满后，专利持有人也可以就在专利权有效期间发生的侵权行为要求损害赔偿，但前提条件是，侵权行为必须是在提起诉讼前6年内发生的。

专利所有人一定不要延迟提起诉讼，否则会缩减可以追索损害赔偿的侵权期，甚至可能完全导致无法追索损害赔偿。法院会根据延迟的时间以及延迟对被控侵权人造成的损害或伤害来决定延迟是否是不合理或不可宽恕的。一旦延迟时间达6年或6年以上，就会产生一种可反驳的推定，即专利权人知道或应当知道侵权行为，从而使得被控侵权人可以用懈怠作为抗辩理由。

● 28专利持有人是否必须在专利产品上做标记？如果是，如何做标记？不标记的后果是什么？虚假标记的后果是什么？

虽然美国未要求专利持有人在其专利产品上标记专利号，但如果未做标记，可能会对寻求金钱损害赔偿造成限制。如果未在产品上做标记，而是向侵权人发出相关专利权的实际通知，侵权人在此后继续侵权的，则仅可就通知后发生的侵权行为寻求损害赔偿。

为满足标记相关规定，产品或包装（在无法对产品标记的情况下）应标注“Patent”（专利）字样或其缩写“Pat.”，以及专利号或者将专利与产品关联的网址。标记相关规定对仅包含方法或工艺权利要求的专利不适用。

虚假标记将承担法律后果。凡因虚假专利标记遭受竞争损害的，可以提起民事诉讼，请求损害赔偿。美国政府有权对虚假标记产品的行为进行起诉，要求依法处以罚金（每项此等罪名成立最高可被判处500美元罚金）。

● 29专利所有人许可专利的合同条款是否受任何限制？

专利许可协议的合同条款受一定限制，比如对专利权滥用、专利权用尽或违反公序良俗相关条款的限制。专利权滥用指专利所有人滥用或误用由已授予专利产生的专有权，可导致专利不可执行，例如“搭售”的情况，即在合约里要求被许可人同时购买与标的专利无关的另一种商品或零部件。要证明专利权滥用，被控侵权人必须证明在此情况下专利持有人所拥有的市场支配力足以使此等条款构成反竞争行为。

专利权用尽原则的适用通常不能通过合同的方式来避免。专利权用尽发生在专利持有人（或被许可方或以其他方式获得授权的一方）有权销售或使用有关专利的实质性实施装置的情况下。这一销售或使用行为“耗尽”了专利持有人此后可控制购买人使用该装置的权利，包括起诉其侵犯专利权的权利。不过，如果合同条款中对什么构成“授权”销售或使用加以限定，可以避免专利权用尽原则的适用。

违反公序良俗的合同条款一般也不得使用，例如防止一方对所许可专利的有效性提出异议的条款。

● 30是否有机制可以获得专利的强制许可？如何确定此类许可的条款？

在某些情况下可以获得强制许可。例如，可依据《原子能法》《清洁空气法》或《植物品种保护法》授予强制许可。此外，美国政府可在无需征得专利持有人同意的情况下使用其专利发明。在此情况下，专利所有人应向美国联邦索赔法院提起诉讼，请求国家就此等对其发明的使用或制造予以“合理和完全的补偿”。

如果一项专利被认为对标准制定组织制定的技术标准是“必要的”，专利所有人可被要求按照“公平、合理、无歧视”（FRAND）的原则提供许可。这种情况通常出现在通信标准中。例如，如果某项专利技术对于启用WiFi的设备进行网络通信是必要的，则必须按照FRAND原则将其提供给市场参与者。

最后，如果法院拒绝授予胜诉方禁令，而是以合理许可费形式判给胜诉方专利侵权损害赔偿，这实际上相当于是给予侵权人的强制许可。在此情况下，由法官决定“许可”的条款。

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