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（海外知识产权）

● 21如果被控侵权人相关专利申请日期或公布日期之前，一直私下使用被指控侵权的方法或装置，是否可以以此作为抗辩理由？如果可以，该抗辩理由是否适用所有类型的发明，是否仅适用于商业性使用？

对于2011年9月16日之后授予的所有专利，被控侵权人可以就由工艺方法构成的主题，或由制造或其他工艺方法中使用的机器、制造产品或物质组成构成的主题，提出商业先用权抗辩。此抗辩也适用于某些其他类型的使用，具体包括：涉及在商业营销或使用前须经过上市前监管审查期以确定其安全性或有效性的主题；以及使用者是非营利实体的，如大学和医院，且为公众受益而使用，且仅用于实验室或其他非营利实体的持续非商业用途的。

先用权抗辩受到一定的限制。被控侵权人必须以明确且令人信服的证据（美国民事案件中最高标准）证明其在美国境内在商业上使用了相关发明，且使用时间早于该发明的有效申请日或其发明人最早的公开披露日（以较早者为准）一年以上。

以商业先用权进行抗辩的权利不得转让他人，除非经由该抗辩所涉的整个事业或业务线善意转让而获得的。即使在抗辩权可转让的情况下，也只适用于在发明的有效申请日或上述事业或业务线的让渡或转让日（以较晚者为准）之前发生了该发明商业使用的场所。

商业先用权抗辩受“大学例外”的限制，即如果在发明实现时，该发明为高等院校或技术转让机构所拥有，或须转让给高等院校或技术转让机构，其主要目的是促进高等院校开发的技术的商业化，被控侵权人不得提出商业先用权抗辩。

● 22针对专利侵权人可寻求哪些金钱救济？损害赔偿从何时算起？

损害赔偿金是象征性的，提供公平的赔偿，还是惩罚性的？如何计算许可费？金钱损害赔偿从侵权行为之日起计算，并可就诉讼提起前的六年期间追索，前提是专利在此期间有效。六年的回溯期旨在避免专利持有人不及时起诉侵权，反而无限期地等待，意图累积更多的损害赔偿。不过，不是这六年窗口期内的所有过往损害赔偿都自动可追索，除非原告给予被控侵权人充分告知，不论是实际告知还是推定告知，否则不得开始追索过往的损害赔偿。

判给的金钱损害赔偿旨在充分补偿专利持有人因侵权行为而遭受的任何损失。根据美国法律规定，赔偿金额不得低于合理的专利许可费。陪审团未确定损害赔偿的，将由法院评定。无论由陪审团还是法院评定，法院都可惩罚性地将损害赔偿增加到裁定额的三倍，例如在侵权行为属于故意的情况下。

合理的许可费按侵权销售行为所得收入的一定百分比来计算，并从假设公平交易的双方在所涉侵权行为开始的时间点进行谈判会得到的结果这一角度来确定。财务专家的证词与许可费的确定较为相关，因为会涉及对涉诉专利价值的供求条件的经济分析。这一经济分析通常会考虑GeorgiaPacific案中确立的15个因素，包括：专利权人就涉诉专利许可收取的许可费；被许可人使用其他同类专利的许可费率；许可的性质和范围；许可人的既定政策和营销计划；许可人与被许可人的商业关系，比如是否是竞争对手；专利期和许可期；专利产品的当前盈利能力等。

为就利润损失追索损害赔偿，原告必须证明，“若不是因为”侵权人的侵权行为，原告本可以实现侵权人所实现的销售。要获得利润损失赔偿，原告必须证明满足以下四个因素，即通常所称的泛达测试（Panduit  test）：

市场有对专利产品的需求；

市场上缺乏可替代的非侵权产品；

专利人有足够的制造和营销能力实现所主张的销售；

所失利润的总额。

如果专利涉及产品零部件，例如无线电话中的专利WiFi芯片，确定许可费适用基数（即适用合理许可费费率的销量）的方法是，确定包含专利发明的最小可销售单元的销量，再减去其中无专利要素的价值，然后在此使用费适用基数上，适用许可费费率。许可费费率不可适用在比最小可销售专利实施单元更大的产品的销量上，客户基于该最小可销售专利实施单元才需求的更大产品除外。

专利在美国公布专利申请到授予专利权期间内被侵权的，也可获得损害赔偿，但这种情况很少见。只有被告实际知悉所公布的专利申请，且所公布的专利申请中的发明与之后授予专利中予以保护的发明实质相同时，才可寻求损害赔偿。由于公布的专利申请中的权利要求通常会在申请期间进行修改，因此获得损害赔偿的情况并不常见。

● 23在什么情况下可以就未来的侵权获得临时禁令或最终禁令？禁令是否对侵权人的供应商或客户有效？

禁令是一种基于衡平法原则的救济，用以防止专利持有人受到未来侵权行为的损害。获得预防性禁令是有可能的，但不常见。法院在决定是否授予预防性救济时，会权衡以下四个因素：（1）基于案件实质的胜诉可能性；（2）如果侵权行为继续下去，是否会造成无法弥补的损害；（3）原被告之间的利害得失权衡；（4）授予禁令是否会损害公共利益。虽然法院在分析时会权衡上述每一个因素，但原告必须在前两个因素上占上风，才可获得所请求的救济。在特殊情况下，法院可在单方诉讼（即被控侵权人未参与）程序中授予短期临时禁令。

在审判结束时，法院有权裁量是否对侵权方发出永久禁令。法院在决定是否授予永久禁令时，会考量四个因素：（1）专利所有人是否遭受不可弥补的损害；（2）金钱赔偿是否足以补偿损害；（3）在原被告之间权衡利害得失后，是否倾向于授予禁令；（4）禁令是否会因影响公共利益（即健康和安全）而不可授予。

侵权产品的客户、制造商和供应商一旦收到法庭的禁令通知，禁令即对他们有效。如果被禁方违反禁令，可被判藐视法庭罪，受到处罚或制裁。

● 24在什么情况下可以阻止侵权产品进口？在此方面是否有专门的法庭或法律程序？

美国国际贸易委员会（ITC）可以命令美国海关和边境保护局在所有入境口岸阻止侵权商品的进口。

ITC调查是由行政法官（ALJ）主持的类似诉讼的法律程序。原被告进行证据开示，然后在行政法官庭前提呈证据和法律论据，案件最终提交由ITC作出决定。美国不公平进口调查办公室也可作为程序的一方。若要胜诉，原告必须同时证明专利被侵犯，以及美国存在或正在建立有关涉案专利的国内产业。被告（被控侵权人）可采用的抗辩事由与地方法院专利侵权诉讼中的相同，例如不侵权、专利权无效或不可执行。

行政法官主持证据开示，在证据开示结束后举行听证会，并作出初步裁定，包括事实认定和法律结论。ITC程序很快，尤其是与地方法院的专利诉讼相比。

行政法官的初裁会提交给ITC，由后者作出终裁。一旦最终裁定侵权，ITC可发布排除令，指示美国海关和边境保护官员阻止涉案物品进入美国港口。全面排除令禁止所有来源的涉案物品，而有限排除令禁止来自某些指定方的涉案物品。ITC还可发布针对指定美国实体的禁令，要求停止现有库存的销售、停止为已经售出的物品提供服务或为进一步销售做广告等。ITC会根据与公共利益有关的考虑决定发布何种命令。

就ITC的终裁裁决，可直接上诉至联邦巡回法院，也可由美国总统修改或否决（60天内）。

● 25在什么情况下胜诉方可以追偿诉讼费和律师费？

根据美国的法律原则，诉讼双方应各自承担己方的诉讼费和律师费，但胜诉方可以向败诉方追偿某些有限的费用，如誊本费、备案费等。在“例外情况”下，胜诉方能够向败诉方追偿律师费。其中一种“例外”情况是地方法院法官根据一方当事人的诉讼地位的实质性优势（考虑到适用法律和案件事实）或案件的不合理诉讼方式，作出与众不同的判决。

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