国别知识产权实务指南——美国商标（6）
来源：广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期：2021-09-22 阅读：313次
●26除了先前讨论的异议和撤销程序外，还有哪些类型的法律或行政程序，可针对涉嫌侵权人或商标淡化强制执行商标所有人的权利？是否有专门法院或其他裁判所？刑法中是否有关于商标侵权或同等罪行的规定？
针对商标侵权的主要诉讼是在联邦或州法院提起的民事诉讼。要提起诉讼，原告必须具备诉讼资格，编制指控责任的诉状，并缴纳必要的登记费。诉状应陈述以下信息：
原告拥有有效和受保护的权利；
被告的商标投入商业使用；
被告侵犯了原告的权利；
可能引起的混淆损害或可能损害原告。
为求胜诉，主张侵权的原告必须证明双方的商标之间存在混淆可能性。不同的法院会利用不同的（但实质上是相似的）多种因素进行测试，以评估是否有混淆可能性。例如，第二巡回法院参考在Polaroid诉Polarad Elecs Corp［287 F2d 492（2d Cir 1961）］一案中首次表达的因素，包括：
原告商标的强度；
双方商标之间的相似程度；
在商标下销售的商品或服务的竞争力的接近度；
任何一方弥合双方商品或服务之间差距的可能性；
实际的混淆；
被告采用商标的意图；
被告商品或服务的质量；
双方客户的成熟度。
并非所有因素都必须满足，一些因素可能比另一些更重要。
原告以商标淡化为由提出索赔，必须证明其商标是著名商标，并且被告的商标可能模糊或玷污原告商标的显著性。
侵权救济包括禁令救济和金钱救济，其中禁令救济最为常见。金钱救济可以采取多种形式，包括（但不限于）原告的实际损失、被告的获利和更正广告。在某些情况下，法院可能会判处3倍的金钱救济。只有在被告存在故意行为的情况下，基于商标淡化的诉讼才能获得损害赔偿和获利返还。根据州法律，可获得惩罚性损害赔偿。在特殊情况下，可获赔合理的律师费。
联邦和州的刑事法规仅针对假冒行为，只能由刑事检察官执行。
对于某些形式的线上商标侵权，可以通过《统一域名争议解决政策》提起行政诉讼。
●27侵权诉讼的形式是什么？
不同案件解决时间的差异，取决于案件的具体事实和当事人对诉讼的态度。商标侵权诉讼既允许证据开示，也允许事实证人和专家证人当庭作证。法律责任、实际损害赔偿和某些抗辩可由陪审团裁定，也可由法官裁定。至于是否给予禁令救济、追缴被告的获利以及其他抗辩，将由法官裁定。针对假冒行为的刑事诉讼必须由政府提起。
●28证明侵权或商标淡化的举证责任是什么？
原告必须以优势证据和证词证明被告的责任。如此一来，被告必须证明在同一标准下存在肯定性答辩。
●29谁可以就涉嫌商标侵权寻求救济？在什么条件下？谁有资格提起刑事控告？
根据《兰哈姆法》提出主张有几项法定依据：第32、43（a）、43（c）和43（d）条。
只有商标所有人有资格根据第32、43（c）和43（d）条提起诉讼，第32条还额外要求主张受保护的商标所有人取得注册。“注册人”一词包括法定代表人、前任、继承人和受让人，但一般不包括被许可人。
有以下情形的，其他方（如被许可人）可能有资格根据第43（a）条提起诉讼：
在《兰哈姆法》保护的“利益范围”内；
能够证明被指控的不当行为是导致其受伤害的近因。
●30有哪些边境执法措施可以制止侵权商品的进出口？能否以注册国以外的活动证明侵权或商标淡化指控？
注册商标所有人可以寻求海关执法。通常，只有在注册已报美国海关和边境保护局备案的情况下，海关当局才会扣押或扣留复制或仿冒注册商标的商品。
如海关当局拒绝采取行动，商标所有人可以对进口商提起私人诉讼，或向国际贸易委员会提起诉讼。如裁定有责任，补救措施将提报国际贸易委员会主席，后者有60天的时间决定是否否决该等措施。如未否决，被告进口商可以向联邦巡回上诉法院上诉。
海关当局通常会格外关注带有侵权或假冒商标的商品的进口，但也具有类似的权限以防止此类商品出口。
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