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应对指南

国别知识产权实务指南——美国商标(4)

来源:广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期:2021-09-20 阅读:363

 ●16申请是否会公示、等待异议?第三方是否可以在注册前提出异议,或在注册后要求撤销商标?提出上述异议或要求的主要依据是什么?程序有哪些?在品牌所有人不受保护的司法管辖区提出注册商标的恶意申请,品牌所有人是否可以提出异议?第三方异议或撤销程序的一般费用是多少?

是的。美国法律允许“认为自身因商标注册受到或将会受到损害的任何人”对申请提出异议。唯一的要求是,指出足以表明在诉讼结果中有实际利害关系(即实际和个人利害关系)的事实。

异议人可以基于多种理由对申请提出质疑,包括:

不符合主要注册要求;

拟申请商标的注册有可能淡化原告著名商标的显著性。

一经公示,异议人可以在30天内提出正式异议,或要求延长提出异议的时限。无需申请人同意,最多可延长90天;经申请人同意,可再延长60天。异议事务应遵循《兰哈姆法》《商标规则》(《联邦法规汇编》第37篇第2和第7部分)和商标审理和上诉委员会《程序手册》。

《商标规则》载明了证据开示期、作证期的标准时限和提交案情摘要时间表。标准附表载有异议人在提交异议通知书后550天内应就案情作出的答辩理由书。商标审理和上诉委员会通常在理由书提交后8个月内颁布决定。当事人可以商定一个更快捷的案件解决时间表,大幅缩短用时。

异议的败诉方可以向美国联邦巡回上诉法院或对双方当事人有管辖权的联邦地方法院提起上诉。向联邦巡回法院上诉受《联邦巡回法院规则》管辖,而向联邦地方法院上诉受《联邦民事诉讼规则》管辖。提交上诉的申请要求和截止日期载于商标审理和上诉委员会《程序手册》。从颁布决定之日起,当事人一般有60天的时间提出上诉。如一方当事人向联邦巡回法院提出上诉,未上诉的一方当事人有20天的时间选择通过民事诉讼复审决定。

异议人可随时以放弃为由,申请撤销注册商标。异议人必须证明注册商标已停止使用,且商标权人无意恢复使用。连续3年不使用注册商标即构成放弃的初步证据。以放弃为依据的撤销(废止)程序与基于其他理由的撤销(废止)程序相同。

如注册未满5周年,可以因以下原因撤销:

当初可以阻却注册的任何原因;

商标继续授予注册很可能淡化在先使用者的著名商标的显著性。

如注册已满5周年,则撤销的理由仅限于:

注册是通过欺诈性备案获得或维持的;

注册商标已成为通用性质;

注册商标具有功能性;

注册商标已被放弃(未使用);

截至注册日期,注册商标:

具有欺骗性;

虚假地暗示与某人、机构、信仰或国家象征有关;

含有美国、任何州、市或任何外国的国旗、盾徽或其他徽章;

包含姓名、肖像或签名,表示某个活着的自然人(除非获得同意),或在已故美国总统的遗孀或鳏夫在世期间,使用总统的姓名、签名或肖像(除非获得书面同意);

注册商标被用于歪曲商品或服务来源;

如是证明商标,注册商标被用作商品商标或服务商标。

凡是认为商标注册会给自己造成损害的,可提起撤销诉讼。

向商标审理和上诉委员会提出撤销申请并缴纳所需费用,即可开始撤销诉讼。申请必须以电子方式提交,并由申请人或申请人的律师签字,不要求核实。

申请必须包括:

一份简短明了的陈述,说明申请人认为注册给自身造成或将会造成损害的原因;

撤销的理由。

申请只需合理告知各项主张的依据。然而,以欺骗为由申请撤销的,必须说明细节。证据不应与申诉一起提交。

随后,商标审理和上诉委员会将向注册人送达申请,并为注册人的答复、证据开示、初始披露、专家披露以及审理设定截止日期。

商标审理和上诉委员会关于撤销或废止的最终决定,可以上诉至美国联邦巡回上诉法院或对当事人具有管辖权的联邦地方法院。向联邦巡回法院上诉受《联邦巡回法院规则》管辖,而向联邦地方法院上诉受《联邦民事诉讼规则》管辖。提交上诉的通知要求和截止日期载于商标审理和上诉委员会《程序手册》。从商标审理和上诉委员会颁布决定之日起,当事人一般有60天的时间提出上诉。如一方向联邦巡回法院提出上诉,未上诉的一方有20天的时间选择通过民事诉讼复审决定。如通过一项新的民事诉讼提出上诉,地方法院可裁定是否应撤销注册。

 

 ●17注册的有效期多长?维持注册需要做什么?维持注册是否需要证明商标已投入使用?如果是,则需要哪些使用证据?

如商标所有人提交适当的维护和续展文件,商标注册可以无限期维持。为维持注册,商标所有人必须提交使用声明和样本,展示在注册日期的第5与第6个周年日之间商标在美国投入商业使用情况。注册必须在注册日第10个周年日之前的1年内续展,之后可每10年续展一次,前提是商标所有人提交使用声明和样本,说明商标的商业使用情况。

 

 ● 18放弃商标注册的程序是什么?

可以放弃商标注册并进行撤销。放弃商标注册不收取任何费用,可通过电子方式提交请求。放弃商标注册的请求由美国专利商标局下属的注册后续事务部受理,除非注册是商标审理和上诉委员会撤销程序的标的。如放弃的注册是商标审理和上诉委员会撤销程序的标的,商标审理和上诉委员会将负责处理。

 

 ●19商标能否受到其他知识产权(如著作权、外观设计)的保护?

商标可受其他知识产权保护。在某些情况下,用作商标的外观设计、文字和声音可受著作权法和商标法的保护。商标法保护与商品或服务一起使用的商标,著作权法保护体现在有形媒介上的原创作品。商标所有人一般可以主张原创设计的著作权和商标保护。一个单词虽然可受商标法保护,但不太可能受著作权法保护。标语或句子可以受到著作权法和商标法的保护。如音乐被用于商品或服务,音乐作品可受到著作权法和商标法的保护;如与音乐作品有关的产品是音乐作品本身,则商标法不适用。

商标所有人还可以为产品的设计和形状、包装或整体外观取得商业外观保护。主张作为商业外观的产品只有在不具功能性(即不具有实用目的)的情况下才能得到保护。

符合商业外观保护要求的商标,如为新颖的装饰性外观设计,也可获得外观设计专利的保护。外观设计专利保护产品或容器的非功能性、非明显的装饰性特征。外观设计专利特别有助于防止他人在不太可能引起混淆的无关商品上使用类似外观设计。

在特定情形下,还可以获得公开权。自然人的肖像在商品和服务上使用,获得显著性的,可以受到公开权法的保护。

 

 ● 20线上商标和域名的保护遵循哪些制度?

《反域名抢注消费者保护法》(《美国法典》第15篇第1125(d)条)保护域名中的商标不被盗用。该法提供了针对以下行为人提起联邦诉讼的诉因:

恶意从另一方的商标中牟利;

注册、贩卖或使用与该商标相同或混淆性相似的域名(或者,就著名商标而言,可能淡化著名商标的显著性)。

法规规定,如注册人有合理理由相信该使用行为是合理使用或其他合法使用,可排除责任。补救措施包括没收或注销域名,或将域名转让给商标所有人。

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