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应对指南

国别知识产权实务指南——马来西亚专利(4)

来源:广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期:2022-11-30 阅读:225

●16由公司雇员、独立承包人、多个发明人或合营企业完成的发明,专利归谁所有?专利所有权如何正式登记和转让?

如雇佣合同或工作实施中没有任何相反规定,雇员或受委托完成的发明应视为雇主或委托人的发明(见《专利法》第20条)。因此,如独立承包人参与研究并提出一项新发明,没有明确保留权利,则该发明的权利将被视为由发包人所有。

一般来说,专利权属于发明人。如有多名发明人,专利权应由其共同所有(见《专利法》第18条)。

专利可以转让或转移。此类转让或转移必须办理正式登记,若未在专利登记簿中登记,其不对第三方产生效力。登记转让或转移的申请必须以规定的方式向注册官提出申请,并支付规定的费用。此外,属于转让专利的,转让登记申请必须附有由缔约方或其代表签署的转让协议(见《专利法》第39条)。

关于专利的共有权,《专利法》明确规定,在各方之间没有任何相反协议的情况下,共有人可单独转让或转移其在专利申请或专利中的权利(见《专利法》第40条)。

 

●17如何对专利的有效性提出质疑,以什么理由提出质疑?是否有专门受理此事项的法院或行政审裁机构?

受害人可提出宣告专利无效的申请,对专利的有效性提出质疑。申请必须向高等法院提出。高等法院将根据下列任何理由,宣告专利无效:

•出于以下原因,请求保护的专利发明是一种实际上无法使人解决技术领域特定问题的想法,或被排除在保护范围之外:

※属于不可申请专利的发明范畴;

※违反公共秩序或道德;

※不符合涉及创造性的新发明的要求,不具有工业实用性,因此不可申请专利;

•说明书或权利要求不符合规定的申请要求,尤其是在发明披露的充分性问题上;

•未提供理解请求保护的发明所需的附图;

•专利权不属于被授予专利的人;

•被授予专利的人或其代理人在提交实质性审查请求时,故意向注册官提供或责成他人向注册官提供不完整或不正确的信息(见《专利法》第56条)。

吉隆坡设有知识产权高等法院。但这并不是受理专利无效诉讼的唯一管辖法院。事实上,马来西亚的所有民事高等法院均有审理禁令申请以及专利纠纷的管辖权。然而,行政审裁机构无权审理涉及专利有效性的纠纷。

与专利侵权和无效证明相关的一个争议问题是,当独立权利要求被认定无效时,是否有必要审查从属权利要求的有效性。该问题源于最高法院在SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd诉Seng Kong Shutters Industries Sdn Bhd & Anor [2015] 6 MLJ 293一案(“SKB Shutters案”)中的裁决。法院裁定,一旦独立权利要求被证明无效,从属权利要求将自动失效。不过,这一问题已在Merck Sharp & Dohme Corp & Anor诉Hovid Bhd [2019] 12 MLJ 66; [2019] 9 CLJ 1一案的最高法院判决中得到澄清。这起案件的案情并无特别之处,是标准的侵权诉讼。预计将提出反诉,寻求宣告被诉专利无效。

原告Merch Sharp&Dohme Corp及其关联公司(上诉案中的上诉人)对来自马来西亚的被告(答辩人)提起诉讼,指控其侵犯第MY–118194–A号马来西亚专利(194号专利)。该发明涉及医药上可接受的盐(阿仑膦酸盐)作为抑制人类骨吸收的药物的用途。194号专利包括一项独立权利要求(权利要求1)和21项从属权利要求。被告否认了侵权指控,并提出反诉,要求宣告194号专利无效。

高等法院驳回了原告对被告的侵权主张,并允许后者提出请求宣告194号专利无效的反诉。高等法院以缺乏显而易见性为理由宣告194号专利无效,并认为与194号专利相关的所有从属权利要求均因独立权利要求无效而随之失效。原告向上诉法院提出的上诉遭到无异议驳回。

上诉被驳回后,原告目前又向马来西亚最高法院——联邦法院提出上诉。向联邦法院提出的争点是,从属权利要求是否在独立权利要求无效后自动失效,而不需要法院单独考虑每一项从属权利要求的有效性,如SKB Shutters一案中所裁决。

联邦法院以三票对两票的多数裁定,每一项从属权利要求必须单独评估,不会仅仅因为独立权利要求无效而随之自动失效。

在下达判决时,联邦法院将从属权利要求分为两类:

•第1类:属于广义独立权利要求的子集的从属权利要求;

•第2类:引用独立权利要求但包含独立权利要求中没有的附加特征的从属权利要求。

如从属权利要求属于第1类,且质疑的依据与缺乏创造性或新颖性有关,联邦法院的多数裁定表明,独立权利要求的无效可能导致从属权利要求的无效。然而,从属权利要求并非自动无效,只有初审法院在所属技术领域的专业人员的协助下听取并考虑相关证据后,才能宣告从属权利要求无效。

对于第2类从属权利要求,当质疑的依据与现有技术有关时,在独立权利要求失效后,从属权利要求必须单独考虑,以确定其有效性,因为从属权利要求可能具有现有技术无法预期的附加特征。

至于在专利无效诉讼中提出质疑的其他依据,比如披露不足和歧义,法院须展开求证程序,考虑所有权利要求的语言和结构,确定每项权利要求的范围和有效性。

通过将1983年《专利法》第56(3)、57(2)和79A(3)条一并解释,联邦法院进一步认定,如部分内容无效,可以在法庭诉讼期间和诉讼后提出修改从属权利要求的申请。这是为确保独立权利要求的无效不会影响所有其他从属权利要求。因此,SKB Shutters案得出的结论,即禁止在《专利法》项下进行修改,并不完全准确。

在最近的Kingtime International Ltd & Anor诉Petrofac E&C Sdn Bhd [2018] MLJU 1840一案中,争点在于被告是否对实际授予专利之前发生的侵权活动负责。此案的相关案情是,原告以侵犯898号专利的权利要求1以及5004号专利的权利要求1和13为由,对被告提起诉讼。这两项专利归Kingtime International Ltd(第一原告)所有,而第二原告Gryphon Energy (Asia-Pacific) Sdn Bhd是第一原告的被许可人。被告否认了指控的侵权行为,并提出反诉,寻求宣告上述权利要求无效。

被告提出异议,称其不承担专利侵权责任,因为指控的侵权行为发生在898号专利和5004号专利授予之前。法院不同意这一论点,依据《专利法》第35(1)条,裁定两项专利的20年保护期自申请日起生效,而非自授予之日起生效。

在上一个报告年度,高等法院另外两起案件涉及侵权证明和质疑专利有效性的理由。下文简要介绍这两起案件。

Mohammad Mubde Absi & Ors诉Hyat Collections Sdn Bhd & Ors [2019] MLJU 1355一案

此案聚焦于方便套头款(即穿即戴无针式)头巾(hijab)在1983年《专利法》项下的专利性。原告是MY-153705-A号专利的共有人,该专利涉及一种被称为“Bokitta Hijab”的预绑式头巾(705号专利)。原告对被告提起诉讼,指控被告分销和销售有关产品(Hyat Hijab),侵犯了705号专利。被告提出反诉,依据多项理由,寻求宣告705号专利无效,理由包括705号专利缺乏新颖性和创造性。

在评估705号专利的有效性时,高等法院认为即穿即戴无针式头巾是《专利法》第12(1)条字面意义上的“发明”。在此方面,法院表示,该条款中的“技术”一词含义广泛,包括关于即穿即戴无针式头巾的概念。705号专利进一步解决了传统头巾所带来的问题,传统头巾需要更长的佩戴时间、更多的面料,还要使用别针固定。

高等法院还认为,Bokitta Hijab的发明符合《专利法》第14(1)条所指的新颖性,原因如下:

•没有证据表明705号专利的权利要求1中反映的核心的完整技术方案在705号专利的申请日之前是公开或可获取的。这种在先证据即现有技术。

•没有证据表明所属技术领域的专业人员能够基于现有技术设计Bokitta Hijab。

•应用“反向侵权检验法”,没有证据表明任何现有技术会构成侵犯705号专利。

法院还确信,采用英国上诉法院在Windsurfing International Inc诉Tabur Marine (Great Britain) Ltd [1985] RPC 59在一案中制定的四步检验法,判定Bokitta Hijab具有《专利法》第15(1)条所指的创造性。因此,被告未能履行《专利法》第56(1)条规定的责任,未能证明705号专利的权利要求缺乏新颖性和创造性。被告的反诉被驳回。

在侵权问题上,法院认定被告的Hyat Hijab侵犯了705号专利,因为其包含705号专利相关权利要求的所有核心的完整技术方案(即“核心的完整技术方案”检验法)。在作出裁决时,法院还采用了“Improver”检验法和“Actavis”检验法。

Emerico Sdn Bhd诉Maxvigo Solution Sdn Bhd [2020] MLJU 340一案

原告对被告提起诉讼,指控被告侵犯了一项实用新型,即MY- 163605A (UI)号笔记本保护套。原告是实用新型的所有人,而被告生产名为“SMARTPAD”和“MAT”的笔记本保护套产品(侵权产品)。被告否认了指控的侵权行为,并提出反诉,寻求宣告实用新型无效。被告辩称,实用新型的注册不符合程序要求,实用新型也不具有新颖性。

高等法院认为,1983年《专利法》第56条列出可宣告实用新型无效的五种法定理由。鉴于《专利法》第56条未将程序不合规明确列为理由,被告以此宣称实用新型无效的论点不成立。无论如何,原告请求将原专利申请进行分案并转换为实用新型的申请均是在适当的时间内提交,符合程序时限。法院还认为,被告的专家证人缺乏独立性,因此,应谨慎对待其提交的证据,尤其是与原告专家证人的意见不同时;而且实用新型具有新颖性,不在任何现有技术的预期范围内。出于上述原因,被告的反诉被驳回。在侵权问题上,法院认为侵权产品包含实用新型权利要求的每个权利要求特征和完整技术方案。因此,被告侵犯了实用新型。在作出裁决时,法院采用了“Actavis”检验法。

 

●18申请专利是否有“绝对新颖性”要求?如果有,是否有例外?

是,马来西亚对专利性实行“绝对新颖性”要求。无需理会公开的唯一例外情形如下:

•该等公开发生在专利申请日前一年内,是由于申请人或先前的所有权持有人或其行为所致;

•该等公开发生在专利申请日前一年内,是由于申请人或先前的所有权持有人滥用权利所致;

•截至《专利法》生效之日,在英国专利局注册专利的未决申请造成的公开(见《专利法》第14条)。

 

●19从现有技术的角度,判断发明是“显而易见的”还是“具有创造性的”法律标准是什么?

在考虑构成现有技术一部分的任何事项后,对于所属技术领域的普通技术人员来说,创造性并不是显而易见的,可将发明视为具有创造性(见《专利法》第15条)。确定一项发明是否缺乏创造性(或是显而易见的)的检验法,在Windsurfing International Inc诉Tabur Marine (Great Britain) Ltd [1985] RPC 59一案(“Windsurfing”检验法)中有说明,如下:

•识别涉诉专利中体现的发明构思;

•法院必须确定在优先权日所属技术领域的普通技术人员,明确在优先权日哪些知识属于有关技术领域的常识;

•确定被引用为“已知或使用”的事项与宣称的发明之间存在哪些差异(如有);

•法院必须判定,如在不了解所称发明的情况下进行观察,对技术人员而言,这些差异是否属于显而易见的步骤,或者是否需要任何程度的发明。

“Windsurfing”检验法已被马来西亚法院采纳,其中包括Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor诉SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd [2014] 5 MLJ 98一案的上诉法院判决([2014] 4 CLJ 1037);Spind Malaysia Sdn Bhd诉Justrade Marketing Sdn Bhd and Anor [2018] 4 MLJ 34一案的联邦法院判决([2018] 4 CLJ 705),以及Merck Sharp & Dohme Corp & Anor诉Hovid Bhd [2019] 12 MLJ 66一案的联邦法院判决([2019] 9 CLJ 1)。

 

●20原本有效的专利是否会因发明人或专利所有人的不当行为或其他原因而被视为不可执行?

除宣告所授专利无效的条款之外(也可能是出于公共秩序和道德的原因),没有任何法定条款可以使授予的专利无法执行。事实上,《专利法》第31条明文规定,即使任何法律或法规禁止实施与请求保护的发明有关的任何行为,该专利也不得因此事实而被宣告无效。

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