国别知识产权实务指南——马来西亚商标（8）
来源：广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期：2022-11-29 阅读：163次
●36对于侵权、商标淡化指控或任何相关诉讼，有哪些抗辩理由？
被告常用的抗辩理由如下：
•质疑原告的诉权；
•质疑有关商标的商标所有权；
•指控有关商标不具有显著性，而是描述性的或通用的（通常也以反诉的形式，寻求宣告原告商标注册无效）；
•主张被指控的侵权商标与有关商标不同，且不存在混淆性相似；
•宣称善意使用了被指控的侵权商标（例如，使用被告的名称或诚实地进行并存使用）。
新《商标法案》扩大了商标侵权的例外情形，包括将注册商标用于非商业目的，或用于新闻报道或新闻评论。
●37在侵权或商标淡化等诉讼中胜诉的一方有哪些补救措施？有哪些刑事补救措施？
原告可针对被告寻求以下常用的补救措施：
•声明原告对有关商标（尤其是未注册商标）所有权；
•声明被告的行为构成侵权或假冒行为；
•限制被告继续侵权行为的禁令救济；
•宣誓上交或销毁侵权或假冒商品；
•披露侵权或假冒商品的来源；
•评定损害赔偿或利润赔偿。
在涉及公然侵权或假冒商品的案件中，法院还以侵权人公开道歉的形式授予补救，但这并不是依法应当授予的补救措施。
新《商标法案》载明了通常在侵权诉讼中判给胜诉原告的补救措施。其中包括损害赔偿或利润赔偿、禁令（包括临时禁令）和强制性命令，如交付或销毁侵权货物的命令。在涉及在商品或服务中使用假冒商标的注册商标侵权诉讼中，原告有权选择：
•损害赔偿和计算损害赔偿时未考虑的、可归因于侵权的利润赔偿；
•利润赔偿；
•酌情认为适当的额外损害赔偿。
为此，法院应考虑：
•侵犯注册商标的恶意；
•被告因侵权而获得的任何利益；
•因此类侵权行为惩罚被告的必要性；
•所有其他相关事项。
●38是否有常用且可执行的替代性争议解决方式？有哪些好处和风险？
近来，审判长鼓励各方当事人尝试通过法院主导的调解来解决争议，这已成为一种惯例。为保持中立，调解将由另一名法官主持，其由双方选择并商定。如果调解失败，案件将发回审判长审理。
●39马来西亚在商标侵权或淡化的法律方面是否有新的发展趋势？有哪些值得关注的法院裁决或热点话题？
马来西亚法院在最近的案件——Shizens Cosmetic Marketing (M) Sdn Bhd诉LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn Bhd（吉隆坡高等法院民事诉讼编号WA-21IP-21-11/2017）一案（下称“Shizens”案），以及Skyworld Development Sdn Bhd & Anor诉Skyworld Holdings Sdn Bhd 及其他五名被告）一案（吉隆坡高等法院民事诉讼编号WA-22IP-30-05/2018中（下称“Skyworld”案），采用了著名案例Pianotist Co's Application (Pianola) (1906) 23 RPC 775中制定的商标比较规则。在Shizens案中，原告Shizens Cosmetic Marketing (M) Sdn Bhd设法成功在第3类的化妆品、化妆制剂和口红领域注册商标“Lip Tattoo”，并就“Lip”一词加免责声明。原告就被告销售带有Dior Addict Lip Tattoo标志的口红，起诉LMVH的当地公司侵犯商标权和假冒。在商标侵权问题上，高等法院认为，Dior Addict Lip Tattoo与Lip Tattoo之间不存在混淆的可能性，因为Dior（迪奥）在马来西亚非常知名、经营已久。法院还考虑了这两种产品的贸易渠道。
在Skyworld Development Sdn Bhd&Anor诉Skyworld Holdings Sdn Bhd&Ord[2019]MLJU 116一案中，第一原告从事房地产开发业务，是Skyworld商标的注册商标权人，类别37。第四被告是马来西亚沙巴州一个名为“Sky World City”的旅游项目的开发商。原告以被告的公司名称、域名和项目名称由原告的“SkyWorld”商标组成的事实为由，对被告提起了商标侵权、假冒和非法干预贸易的诉讼。第一至第四被告是关联公司，他们在公司名称中都采用了相同的单词“Skyworld”。
高等法院驳回了原告的主张，认为：
•SkyWorld商标和被告的标志在视觉上没有相似性；
•被告的公司名称和域名中使用“skyworld”一词，可完全使用大写或小写，但没有像SkyWorld商标一样混合使用大小写；
•SkyWorld商标中的显著标志是“Sky”；
•原告对“SkyWorld”一词没有任何垄断权，因为SkyWorld商标未注册为文字商标；原告和被告从事不同的商业活动；
•鉴于原告仅在2014年启动了首个项目，因此他们尚未获得与房地产开发业务相关的足够商誉或声誉。
法院认为，确定是否存在欺骗或混淆的可能性，应依照具体事实判断，取决于每起案件的所有情况。法院补充表示，是否存在虚假陈述始终是一个由法院根据周围的证据来确定的事实问题。证据的采纳完全取决于法院的判断而不是证人的意见。我们所能做的就是在每个案例中，确定是否存在可误导持有正常谨慎态度的普通购买人的相似性。这位博学的法官最后宣布，“在自由和公平贸易蓬勃发展的马来西亚开放经济中，应允许并存使用商品名”。原告已就高等法院的判决向上诉法院提出上诉。
依据这些案件的结果，法院在这些案件中似乎倾向于“自由和公平贸易”理念，并会接受两个商标之间的细微差异，从而断定二者之间不存在混淆的可能性。
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