国别知识产权实务指南——马来西亚商标（5）
来源：广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期：2022-11-29 阅读：73次
●21在马来西亚是否有商标许可备案？如何备案？备案有什么好处，不备案有什么坏处？许可协议中通常包括哪些条款（如质量控制条款）？
商标的被许可人可进行备案。以下人士可采用规定格式提出申请并缴纳规定的费用，经注册官批准后，在注册簿中办理许可备案：
•主张凭借许可享有注册商标权益的人；
•宣称受许可影响的任何其他人。
根据新《商标法案》，许可分一般许可或有限许可，以下情况适用有限许可：
•注册所涉的部分商品或服务；
•以特定方式或在特定地区使用商标。
许可必须采用书面形式并由授予人或其代表签署，方可生效。新《商标法案》还规定了两类独占被许可人，即享有与许可转让时相同权利和补救措施的独占被许可人，以及许可协议中不含此类条款的独占被许可人
虽然许可备案不是强制性的，但备案也有好处。被许可人的使用行为将符合注册商标权人的利益，并视同注册商标权人的使用。注册商标权人可通过协议限制被许可人以自身名义提起侵权诉讼。此外，根据新《商标法案》，如注册官确定的授予许可的详细信息已载入注册簿，应视为所有人已知悉许可。
虽然许可协议的各方有权将谈判得出的条款纳入协议，并考虑各种商业条款，但许可协议通常会纳入一些典型的条款，包括但不限于许可权利的范围和程度，是独占许可还是非独占许可，期限和续期，各方的义务，财务约因以及质量控制条款。
虽然新《商标法案》并无明文规定注册商标权人须“保留及行使对商标使用、商品或服务质量的控制权”，但其中规定，商标权人对被许可人的商标使用行为缺乏控制，可能导致该商标以可能误导公众为由面临被撤销的风险。在此方面，商标权人应继续对商标所涉及的许可商品和服务实施质量控制，避免造成混淆，确保商标不会在商品和服务的性质或质量方面误导公众，否则该商标可能会被撤销。
●22什么可以转让？
可以转让商标，不论是否附带企业商誉。也可以转让注册所涉的部分或全部商品或服务。无需转让其他营业资产，也构成有效转让。
●23转让需要什么文件，必须采取什么形式？适用哪些程序？
转让协议必须连同规定的表格一并提交，并支付规定的费用。转让协议的签署必须有见证，否则必须公证。转让协议签署后，必须向马来西亚知识产权局申请备案。如马来西亚知识产权局认为申请和证明文件符合要求，将转让在注册簿中备案，并出具确认函。
●24转让是否必须登记，才能保证其有效性？
转让必须登记在案，才能将注册商标的所有权转让给新的商标权人。新《商标法案》规定，注册商标的转让必须采用书面形式，并由转让人、受让人或遗产代理人（视情况而定）或其代表签署。商标转让必须向注册官登记，否则交易无效。
●25是否承认担保权益？必须采取什么形式？为保证担保权益的有效性或可执行性，是否必须登记？
新《商标法案》规定，可为未决商标或注册商标担保权益（无论是固定的还是浮动的）的授予办理登记。担保权益的授予必须登记并记录在注册簿中才能生效。
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