2021年Deckers Outdoor v. Australian Leather案
来源：北美智权知识产权服务 发布日期：2021-06-09 阅读：192次
在澳洲，ugg这个字乃是指羊毛靴这种款式的通用词。但是在美国，UGG却是一知名的羊毛靴品牌。美国UGG商标权人Deckers Outdoor公司，对于任何澳洲公司销售羊毛靴到美国，只要使用到ugg这个词，就会提告侵害商标。但澳洲公司Australian Leather提出反击，认为ugg是一个通用词，不该获得商标保护。
2018年时，美国伊利诺伊州东区地区法院判决，对美国消费者来说，ugg并不是一个通用词[1]，判决Deckers Outdoor公司胜诉。Australian Leather上诉后，美国联邦巡回上诉法院2021年5月7日作出判决，维持一审判决，并不附判决理由。以下说明，乃根据2018年一审判决内容而来。
UGG Australia商标的创办人Brian Smith
本案的原告是Deckers Outdoor公司，在美国拥有UGG商标，以及之前的UGG Australia公羊图商标。该商标最早的创办人是Brian Smith，出生于澳大利亚，于1978年搬到美国并创办了羊毛靴公司，也就是UGG进口行(UGG Imports)。
Brian Smith从1979年12月起，从澳洲的Country Leather 公司进口羊毛靴，并在美国以Country Leather America为名进行销售[2]。当时的吊牌上就写着：「UGG靴让你温缓和开心」。1980年4月，Smith与自己成立的UGG进口行，成为Country Leather羊毛靴在美国的独家代理者和经销商[3]。 1985年，UGG进口行向美国联邦申请注册UGG Australia及公羊图商标，注明1979年12月28日为首次使用日，并获得注册。
1995年Deckers公司买下UGG公司及商标
1995年时，Deckers公司收购了Smith先生的UGG持股公司。之后，Deckers改变营销策略，将UGG作为一种高级品牌形象，改到知名百货公司销售，也在其他大型零售店和自己的UGG概念店销售。Deckers公司在2000年代初期，支出数千万美元的广告费用，让这个品牌在名人之间变得火热，从2011年起每年全球营收达到10亿美元。目前UGG的产品线，包括各种男女儿童鞋类和服装、手袋配件和家庭用品[4]。
在2015年以后，Deckers公司不再使用UGG Australia，并重新设计商标，只剩下UGG。
被告Australian Leather公司
本案的被告是Australian Leather公司，在澳洲成立于1990年代，制造名为UGG靴的羊毛靴产品。该公司并没有直接在美国市场销售产品，但因为在网络上贩卖产品，而有来自美国个别消费者的零星网络订单。在2014到2016年间，有33笔网络订单，卖了42个产品到美国[5]。
通用词不得注册为商标
所谓的「通用词」（generic term）乃指该词已经成为某一类商品的名称或描述。在任何情况下，通用词都不能变成一商标。美国联邦注册的商标原则上被推定为有效，但若一注册商标变成一商品或服务之通用词，利害关系人可以请求废止该注册 。[6]。判断一商标是否成为通用词，最重要的是看相关公众之认知，而非购买者的动机[7]。
美国极少数的冲浪者可能认为ugg为通用词
判决中说明，从1960年代起，就有四家澳洲的雪靴商人，试图在美国冲浪和滑雪用品市场，开始销售ugg羊毛靴。同样在1960年晚期，加州少数几间冲浪品店就开始销售羊毛靴，这些商店老板认为ugg是一种通用词。不过大部分的客人，除非去过澳洲，并不把ugg当成通用词，而当成一个品牌[8]。
根据上述证词，至少在1970年代在南加州的冲浪者间，会将ugg当成一个通用词。但法院认为，所谓的相关消费者，并不能只有这么小群的人[9]。因为购买靴类产品的消费者非常广大，不能仅用极少数的冲浪者或冲浪商店的认知，就认为鞋类的相关消费者将ugg认为通用词。反之，根据原告所提出2017年的调查，98%的消费者认知UGG是一个品牌[10]。
美国目前消费者的认知
本判决非常重视美国消费者的认知。UGG靴在美国的主要消费者为16岁至54岁的女性。在2017年，原告Deckers公司自己进行了一个全美的调查，调查过去12个月买过或者在未来12月可能会买靴和鞋子(不包括运动鞋)的600位女性。这个调查问了四个品牌名称，以及三个通用名称，结果显示，98%的受访者，认知UGG是一个品牌名称，而非通用名称[11]。
在2004年和2011年，Deckers公司也做过类似的消费者调查，在2004年时，58%的消费者认知到UGG是品牌名称；到2011年时，89%的消费者认知到UGG是一个品牌名称[12]。
一个语言学教授曾经搜寻1970-80年代和2009-2015年间，美国的各种网络、数据库等，发现这两个时期，在美国都没有将ugg、ug、ugh当成鞋类领域的通用词。一位鞋业历史学者经研究也认为，从1969到1984年间，不论一般消费者或美国鞋业，均没有使用ugg或类似用语作为通用词。其认为，也许只有极少数加州的冲浪者知道ugg这个词与UGG品牌不同[13]。
法院认为，就算被告证明ugg在澳洲是一个通用词，但这对美国消费者对ugg的认知没有影响[14]。因而被告Australian Leather并没有证明，ugg这个词对美国的鞋类产品消费者而言，曾经或现在是一个通用词。
外文等同原则(Foreign Equivalents Doctrine)
此外，美国有所谓的「外文等同原则」(doctrine of foreign equivalents)，其内涵为任何人不可将外国的通用词注册为商标，如果允许其注册，将会阻止竞争事业无法用最能让消费者知道的外国语言来描述其产品[15]。
法院提到，虽然澳洲人将ugg这个字当成羊毛靴的通用词，但是这并无法证明，美国人也将ugg当成一个通用词。
法院认为本案不适用外文等同原则，首先，该原则本来是处理「非英文」中的一个通用词，能否在美国市场中取得商标注册问题，并非用来处理外国的「英文」与美国的英文这种情况。其次，这个原则本来是想要禁止不让某个厂商独占一个通用词，但纵使ugg在澳洲是一个通用词，却无法证明，熟悉澳洲对该词用法的美国人，或者来美国的澳洲旅客会因而被误导，在美国只有一家公司可以贩卖ugg风格的羊毛靴[16]。
是否诈欺申请取得商标？
在美国，申请专利和商标时要对专利商标局诚实，倘若有诈欺取得专利或商标，其专利或商标将无法实施(unenforceable)。不但他人可以主张该商标无法实施，在美国商标法中还可以主张，因为商标权人诈欺取得商标，对他人行使商标造成的损害，可请求损害赔偿[17]。
所谓诈欺取得商标，必须申请人在申请过程中分，明知事实而做成虚假(false)、重要的(material)表达。若要主张他人诈欺取得商标，必须提出清楚而具说服力之证据。申请过程中单纯的疏失，不能算是诈欺[18]。
本案中，被告Australian Leather主张， Deckers公司的前手，乃诈欺取得UGG公羊图商标，因而请求因诈欺而受到损害赔偿，并主张该商标无法实施[19]。
1985年12月，UGG进口行向美国专利商标局申请了的UGG Australia公羊图商标。在该商标申请案中，Smith宣示，他相信自己的公司是商标权利人，且没有其他人有权使用该商标。他并将1979年12月28日列为该商标的首次使用日。该商标案于1987年获得注册为美国商标号第1460992号商标。但到2008年，Deckers公司并没有延展开商标，因而该商标已于2008年届期[20]。
在美国商标申请过程中，审查官和商标申请代理人Brown会有一些问题往返。当时的审查官有问商标代理人：「UGG这个词在相关交易或产业有无任何意义？」被告Australian Leather认为，当时代理人Brown一定是回答：「在交易或产业上没有任何意义」，审查官才会在审查记录中对这个问题的意见写：「不重要」。但是，商标代理人Brown在后来的作证中说，他的回答是：他认为在美国没有意义，但在澳洲ugg被用于指示羊毛靴[21]。
Australian Leather主张，如果当时Brown有诚实以告ugg的其他意义，那么审查官可能会在核准该商标时，要求就ugg这个词声明「不专用」(disclaimer)。但法院认为，就算当时审查官就ugg这个词声明不专用，也不代表ugg这个词就变成通用词。既然ugg在美国不是通用词，Deckers公司在后续取得的其他UGG商标都没有问题。
而且，UGG公羊图商标已于2008年届期，而Australian Leather是在2014年才开始卖产品到美国，所以不会因为这个公羊图商标是否是诈欺取得而受到任何损害。而且，由于原告并不是用这个公羊图商标提告，就算其属于诈欺取得商标，被告都不能提出商标无法实施之抗辩[22]。
结语
本案有趣之处在于，同样是英语系国家，澳洲将ugg当成羊毛雪靴的通用词，但美国并没有将ugg当成通用词。可是，美国另外有所谓外文等同原则，提到外文中对商品的名称，不得注册为商标。本案法院判决却认为不适用该外文等同原则。这是否意味着，外文中对商品的描述，必须也被美国消费者认为属通用词，才不得注册？如此一来，不就否定了此外文等同原则？本案被告Australian Leather对外表示，会将这个案件继续上诉到美国最高法院。因而，我们可以继续追踪这个案件的后续发展。
备注：
1. Deckers Outdoor Corp. v. Australian Leather Pty. Ltd., 340 F.Supp.3d 706 (N.D. Illinois, 2018).
2. Id, at 710.
3. Id. at 710.
4. Id. at 712.
5. Id. at 713-14.
6. 15 U.S.C. § 1064(3).
7. Deckers Outdoor Corp. v. Australian Leather Pty. Ltd., 340 F.Supp.3d. at 709.
8. Id. at 712-13.
9. Id. at 715.
10. Id. at 715.
11. Id. at 714.
12. Id. at 714.
13. Id. at 714.
14. Id. at 715.
15. Id, at 709.其提出这个原则，引述的是 Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266, 271 (2d Cir. 1999).
16. Id. at 716.
17. See 15 U.S.C. §1120 (“Any person who shall procure registration in the Patent and Trademark Office of a mark by a false or *717 fraudulent declaration or representation ... shall be liable in a civil action by any person injured thereby for any damages sustained in consequence thereof.”).
18. Deckers Outdoor Corp. v. Australian Leather Pty. Ltd., 340 F.Supp.3d. at 717.
19. Id. at 717.
20. Id. at 717.
21. Id. at 717.
22. Id. at 718.