美国：标准必要专利实施者的禁诉令申请难以成功
来源：中国保护知识产权网 发布日期：2024-03-13 阅读：9次
标准必要专利（SEP）的实施者在与SEP所有者进行专利许可争论时常常会采取包括寻求禁诉令（ASI）等策略。这一策略近期再次成为人们关注的焦点，因为北卡罗来纳州东区联邦地区法院（EDNC）的法官特伦斯．博伊尔（Terrance Boyle）这次驳回了ASI请求。在爱立信诉联想案中，他驳回了联想提出的ASI请求，即阻止执行爱立信在外国诉讼中获得的SEP禁令。博伊尔不仅强调了ASI的真正特殊性以及法院在作出裁决前必须完成的多项调查，还论证了SEP实施者获得ASI的机会渺茫。
背景介绍
关于爱立信与联想之间的纷争，了解一些背景情况是十分必要的。爱立信和联想都拥有纳入5G蜂窝标准的SEP。爱立信和联想必须按照欧洲电信标准协会（ETSI）的成员资格要求，以公平、合理和非歧视（FRAND）的条款为各自SEP提供许可，ETSI负责监督5G开发和标准起草工作。然而，经过多年谈判，爱立信和联想未能就许可条款达成一致。2023年底，爱立信在美国、英国、巴西和哥伦比亚等全球各地对联想提起专利侵权诉讼。在向联想美国子公司所在地EDNC提起的诉讼中，爱立信要求法院宣布爱立信最新提出的每台1%的特许权使用费和4美元的上限符合FRAND原则。如果法院认定爱立信的要约不符合FRAND原则，那么爱立信还请求法院确定一个全球性的FRAND费率。
爱立信在多个司法管辖区提起诉讼后不久，哥伦比亚和巴西法院都禁止联想在这些国家销售基于爱立信SEP的5G产品。联想认为南美的禁令违反了ETSI的FRAND义务，向美国法院寻求ASI，试图阻止爱立信执行外国禁令。联想提出请求的依据是，案件在美国的判决结果将对哥伦比亚和巴西的诉讼起到决定性作用，因为该美国诉讼的结果将会触发全球许可。
ASI的驳回命令
作为铺垫，博伊尔要求在SEP／FRAND以及获得ASI的测试方面提供有用的背景证明。博伊尔强调，除其他要求外，申请ASI的一方当事人必须证明，法院所审理案件的结果将对外国诉讼禁令具有决定性意义。只有在这一点属实的情况下，法院才会根据案情评估ASI是否合适。
博伊尔在这里止步于ASI分析的第一步。他驳回了联想的论点，认为确定FRAND费率的裁决不会对巴西和哥伦比亚的案件产生决定性影响。他还认为，虽然联想声称会接受该法院设定的FRAND费率，但如果法院认定爱立信最初的要约符合FRAND费率，那么联想可能不会接受。换句话说，联想认同接受该法院确定的独立费率，而不愿意接受法院采纳爱立信已确定的要约费率的结果。从字里行间可以看出，联想更愿意接受法官提出的低于爱立信已经提出的FRAND费率。
法院解释称，如果法院同意爱立信的要约符合FRAND原则，联想可以作出三选一的选择：（1）接受要约；（2）拒绝要约，不实施SEP；或（3）拒绝要约，但继续实施SEP。当然，还有法院没有列举的第四种选择：如果联想不满意爱立信的费率（或法院设定的不同费率），那么联想可以放弃美国5G市场。最终，由于联想试图通过敞开大门寻求更多的可能性，从而最大限度地提高自己的可选性，博伊尔得出结论：“法院不认为，解决基础合同问题会迫使联想或爱立信达成全球许可协议，从而成为解决巴西和哥伦比亚诉讼专利侵权诉求的关键”。
启示
联想只是ETSI SEP实施者在电信领域继续寻求与SEP所有者确定合理支付费用的一个例子。在美国，实施者曾多次试图获得禁诉令，但都被法院驳回。博伊尔在本案中的裁决具有一定的参考性，因为它再次证明了实施者使用ASI策略难以获得成功。
博伊尔在本案中的论证表明，美国法院将看到实施者试图敞开大门继续战斗的不妥协态度。要想在涉及“FRAND”专利权利主张的纠纷中获得ASI，侵权人很可能必须在“FRAND”条款确定之前就签订一份接受此类条款的具有约束力的协议。即使实施者采取了这一显著的措施，仍不清楚ASI是否可行。无论如何，考虑到实施者实际签订此类协议的可能性微乎其微，而这可能需要放弃庞大的美国市场，因此对于实施者来说，ASI仍然是其解决SEP纠纷的一种策略。（编译自www.mondaq.com）