美法院基于恶意证据判给非法所得和律师费
来源：中国保护知识产权网 发布日期：2023-08-18 阅读：12次
2023年8月9日，美国联邦第四巡回上诉法院对Dewberry Engineers Inc.诉Dewberry Group, Inc.一案作出了裁决，上诉法院确认了地区法院的一系列法院令，包括被告向原告支付4300万美元的商标侵权利润非法所得。上诉法院还确认了被告因违反之前达成的商标索赔和解协议而应向原告支付律师费的裁决。巡回法官马文·夸特鲍姆（A. Marvin Quattlebaum）对这份多数意见表示反对。
Dewberry Group重塑品牌违反保密和解协议
双方曾于2007年达成一项保密和解协议，允许Dewberry Group使用某些商标，同时禁止其在建筑或工程服务中使用这些商标。该协议还终止了Dewberry Group对Dewberry Engineers联邦注册商标权的质疑。
2017年，Dewberry Group进行了品牌重塑，Dewberry Engineers提起了诉讼，指控其违反了合同和《兰哈姆法（Lanham Act）》。地区法院作出了支持Dewberry Engineers的简易判决，认定Dewberry Group为“Studio Dewberry”建筑设计服务开发标志并在弗吉尼亚州从事房地产开发的活动直接违反了和解协议。Pizzeria Uno案（1984年）规定了混淆可能性的测试标准，地区法院评估了这些因素，认定Dewberry Group的新商标显然可能造成混淆。法院在计算利润罚没金额时考虑了参与侵权服务的Dewberry Group关联实体的收入。
在上诉中，第四巡回上诉法院驳回了Dewberry Group提出的每一个论点，并称Dewberry Engineers所主张的合同语言并无歧义，协议中的合并条款阻止了出示旁证，而且Dewberry Group在弗吉尼亚州夏洛茨维尔开发的一个濒临破产的项目所造成的负面影响使得Dewberry Engineers可以主张声誉影响。此外，虽然Dewberry Group辩称其内部活动不需要建筑许可证，但上诉法院认为服务不一定要获得许可才构成侵权。
关于侵权裁决，上诉法院认为，根据2007年和解协议的明确措辞，Dewberry Group不能辩称自己是Dewberry商标的优先使用者。Dewberry Group辩称，它是在对侵权进行抗辩，而不是对Dewberry Engineers商标的有效性提出质疑，但上诉法院认为这是“人为的区别……Dewberry Group很可能对该商标享有优先权，但当它同意不对Dewberry Engineers的商标注册提出质疑时，它就放弃了主张这一权利的权利。”上诉法院审查了混淆可能性因素，包括消费者实际混淆的证据，维持了地区法院的即决判决。
上诉法院对Dewberry案的裁决还维持了地区法院裁定的所有衡平法救济和损害赔偿。虽然Dewberry Group辩称法院的永久禁令阻止了其创始人约翰·杜伯里（John Dewberry）在其建筑业务中使用自己的姓氏，但上诉法院指出，禁令只是重申了双方在2007年达成的和解条款。上诉法院还确认了律师费的收取，因为存在若干恶意迹象，这包括违反和解协议以及Dewberry Group总法律顾问提供了虚假保证。
夸特鲍姆基于American Rice案提出异议
上诉法院的多数法官花了一些时间评估地区法院判给利润非法所得的裁决。Dewberry Group辩称，根据上诉法院2006年在CareFirst of Maryland诉First Care案中的判决，需要存在Dewberry Group意图利用商标商誉的证据才能没收利润。上诉法院对这2起案件进行了区分，指出本上诉案中有更多证据证明恶意。上诉法院还认为，地区法院依据第五巡回上诉法院的案件American Rice诉Producers Rice Mill（2008年）来判定被没收的利润也应来自Dewberry Group的关联公司没有问题。
夸特鲍姆在其反对意见中认为，Dewberry商标之间可能存在混淆，但这一问题应由陪审团而不是法院根据简易判决来解决。他还认为，被没收利润的赔偿金不应该根据Dewberry Group关联公司的利润来计算。夸特鲍姆写道：“与American Rice案不同，Dewberry Group从未变现过关联公司的收入。”（编译自ipwatchdog.com）