国别知识产权实务指南——日本商标（8）
来源：广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期：2022-07-26 阅读：105次
●36对于侵权、商标淡化指控或任何相关诉讼，有哪些抗辩理由？
就侵权或商标淡化指控作抗辩时，涉嫌侵权人常有如下抗辩理由：
商标不具有相似性；
商品或服务不具有相似性；
不存在混淆的可能；
使涉嫌侵权商标广为人知的在先使用行为；
采用的是通用名称；
注册无效；
因未使用注册商标而应撤销注册；
商标在日本不知名或不出名；
因首次销售而耗尽权利；
平行进口。
除在法庭上抗辩外，涉嫌侵权人还可以向日本专利局另行提出宣告注册无效或撤销注册的呈请。向日本专利局提出宣告注册无效或撤销注册的呈请，并不一定会停止在法庭的诉讼程序，但法官有时更愿意等待日本专利局的裁决结果。
●37在侵权或商标淡化等诉讼中胜诉的一方有哪些补救措施？有哪些刑事补救措施？
可通过主诉程序寻求永久禁令和金钱救济，也可通过预防性禁令程序寻求预防性禁令。在金钱救济方面，损害赔偿的数额以实际损害赔偿为限（日本不允许惩罚性损害赔偿）。
损害赔偿的数额通常依据以下因素确定：
侵权人获得的利润；
侵权产品数量乘以销售竞争产品的商标所有人的单位利润；
合理或既定的特许权使用费费率。
为获得禁令救济，除按案情的是非曲直，证明存在侵权事实或威胁，需要永久禁令外，商标所有人不必证明其他事实，但若寻求预防性禁令，必须证明有寻求预防性禁令的必要性。不过在实践中，法院并不要求证明有极大的必要性。此外，作为预防性禁令的申请条件，法官将命令商标所有人向法院提交保证金，保证金数额由法官酌情决定（例如，缴纳相当于侵权产品年销售额的20%作为保证金）。
在刑事补救措施方面，可对商标侵权人处以最高10年监禁，或最高1000万日元的罚金（对于公司，最高3亿日元），或二者并罚，具体取决于侵权行为的恶意、损害赔偿的数额等。
●38是否有常用且可执行的替代性争议解决方式？有哪些好处和风险？
在日本，只要双方当事人同意仲裁解决争议，可以进行仲裁。日本商事仲裁协会（www.jcaa.or.jp）和日本知识产权仲裁中心（www.ip-adr.gr.jp）是管理和实施知识产权相关争议的仲裁程序的机构。但是，除域名纠纷外，涉及知识产权的仲裁案件数量很少，目前远远低于诉讼案件数量。
仲裁的好处是当事人可以同意使用英语，做到保密，如果裁决需要在外国等地执行，裁决更容易执行。仲裁的风险在于不能上诉。此外，只要双方同意，也可以进行调解。
调解的好处是程序不一定是对抗性的，调解的风险是很难找到称职且经验丰富的调解人，而且由于调解没有约束力，调解程序可能变得多余。
●39在商标侵权或淡化的法律方面，是否有新的趋势、值得注意的法院裁决或热点话题？
日本新年号
日本于2019年5月1日正式启用新年号“令和”，而日本专利局宣布，年号缺乏显著性，不可注册为商标。根据《商标审查指引》，一旦申请的商标被确认为仅指日本年号，包括“令和”及过去的年号，即不得注册。另外，如果“令和”与有显著性的其他词语结合，使商标整体上具有显著性，则符合《商标法》规定的注册条件。
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