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无效过程中针对补充证据或理由的应对策略

来源:智慧上专 发布日期:2021-08-06 阅读:29

  根据专利法实施细则第六十七条的规定,“在专利复审委员会受理无效宣告请求后,无效请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的,专利复审委员会可以不予考虑”。因此,专利权人在收到无效宣告请求之后,往往后续还会收到无效请求人增加的补充证据和/或理由。下面,笔者就以本人主办的两件无效案为例,谈谈专利权人一方该如何看待这些补充证据或理由以及相应的应对策略。

 

  案例一:专利权人为某欧洲公司。无效请求人于某年12月17日提出无效宣告请求,其中使用证据1-3并且通过两种组合方式(证据1+2和证据1+3)以缺乏创造性为由请求宣告无效目标专利的全部权利要求无效。无效请求人还于次年1月14日提交了补充证据4-5并且增加两种组合方式(证据1+4和证据1+5)以缺乏创造性为由请求宣告无效目标专利的全部权利要求无效。

  在接受客户委托之后,鉴于证据众多且各组合方式均使用了证据1,我们将证据1作为重点研究对象。经过研究对比,我们发现无效请求人并没有准确地理解目标专利的发明要点所在,因此目标专利与证据1之间实际上存在实质性区别。如此一来,无效请求人在无效请求中提出的相关无效理由不能成立的概率非常高,在该证据下形势对专利权人来说无疑十分有利。

  在研究过程中,我们还注意到补充证据4中除了记载有被无效请求人在无效请求中引用的实施例A之外,在另一实施例B中存在与目标专利的实质性区别技术特征较为类似的结构。如果将这两个实施例与本领域的公知常识相结合的话,有可能对目标专利的创造性产生一定的威胁。尽管无效请求人在之前的无效请求中完全没有提及这种组合方式,但对于无效请求人来说,这可能也是其最后的翻盘机会了。

  由于书面答复和口头审理之间有一定的时间间隔,无论是专利权人还是无效请求人都可能再次仔细研究已提出的理由和证据,而在本案中,仍存在无效请求人在口审时主张以上所述组合方式的可能性。虽然这种组合方式并非是在专利法实施细则第六十七条所规定的期限内提出的,但由于所采用的证据是现有的,根据我们以往的口头审理经验,这种新的组合方式一旦被提出,被合议组接受的可能性较高。因此,除了对比目标专利与证据1之间的区别以外,我们还详细分析了补充证据4的实施例A和实施例B与目标专利在待解决的技术问题和所获得的技术效果方面的差异及其对于目标专利的创造性的影响。另外,针对合议组就补充证据4的实施例A和B的技术方案本身有可能提出的疑问,我们均一一制定了应对预案。

  在口头审理过程中,由于无效请求人原先主张的证据组合方式较多,合议组首先要求无效请求人确定最优选的组合方式。不出所料,无效请求人直接选择了证据1+4的组合方式,并且引入了补充证据4的实施例B并试图淡化证据1来加强其证据的针对性。为此,我们一方面指出这种组合方式不符合专利法实施细则第六十七条的规定,属于“新的理由、新的证据”,另一方面针对合议组依职权对于补充证据4的实施例B的技术方案提出的疑问均予以答复。由于之前已经做好了充分的准备,合议组所提出的疑问基本上都在事先预料的范围之内,我们代表专利权人对此都一一作了正面应对。

  复盘这一无效案,笔者认为无效请求人由于在提交补充证据之时没有收到专利权人针对其无效理由提交的答辩意见,因此无法在补充证据环节中提交更有针对性的证据,在口审之前,缺乏对于案件全貌的把握,并不处于有利的境地。但是,作为专利权人的代理方,我们并不能因此放松警惕,而且应当站在对方的角度寻找是否还存在突破口。如果我们只将研究重点放在证据1上的话,很可能会由于事先没有做足充分的准备而在口头审理中丧失优势局面。例如,如果只针对补充证据4的实施例A进行研究而忽略实施例B的话,就有可能在合议组问询时无法作出有针对性的答辩,这样的准备工作显然是不够充分的。

 

  案例二:专利权人为某欧洲公司。无效请求人于某年9月6日提出无效宣告请求,其中,无效请求人提供证据1并以缺乏专利法第二十二条第三款规定的创造性为理由请求宣告目标专利的独立权利要求1及其从属权利要求全部无效。此外,无效请求人还以权利要求1中存在术语“基本上”为由认为该权利要求不清楚而不符合专利法第二十六条第四款。

  复审委员会于10月16日向专利权人发出无效宣告请求受理通知书。笔者作为目标专利实审阶段的主办代理师,在初步阅读证据1时感觉非常熟悉。查阅目标专利的审查资料,果然发现证据1即是在实质审查时被唯一引用的那篇对比文献。目标专利请求保护的是一种具有形状A的滑动导轨,而证据1与目标专利的区别在于具有形状B的滑动导轨。在实审答辩过程中,专利权人在争辩目标专利的创造性时还特意绘制了一张显示两种形状之间区别的示意图,给笔者留下了非常深刻的印象。继续细读无效请求人的意见,发现对方针对目标专利与证据1之间的区别仅仅以公知常识一笔带过,完全没有提出任何有说服力的证据。因此,我们向专利权人建议不对目标专利的保护范围进行任何限缩,而请求维持该专利全部有效,并获得了专利权人的同意。

  次年1月16日我方收到了复审委员会发出的无效宣告请求口头审理通知书,与此同时还收到了转送文件通知书,无效请求人在提出无效宣告请求之日起1个月内又增加了证据2-5,并且增加了将这些证据与证据1分别组合的多种组合形式来无效目标专利的全部权利要求。此时,距离复审委确定的口头审理日期仅剩八天时间,给专利权人留出的研究无效证据和理由的时间非常少。好在经过我方努力,在口头审理对所有证据,尤其是补充针对性更强的补充证据予以了正面、充分的反驳,最终复审委作出了维持目标专利的专利权全部有效的决定,顺利地达成期望的目标。

  复盘这一无效案件,笔者不得不揣测,无效请求人极有可能事先就已经制定好关键证据补充提交的策略。该策略的优势在于:一方面,在提出无效请求时仅仅提交专利权人非常熟悉的现有技术,有可能会使专利权人放松警惕,盲目乐观;另一方面,在法定的一个月补充证据期限内提交有实质杀伤力的证据,大幅减少专利权人研究证据的时间,能够在之后的口头审理阶段中占据有利证据形势,获得先手优势。这一策略,对于外国专利权人来说更为棘手。

 

  结合以上案例,笔者认为应当高度重视无效请求人补充提交证据和理由这一环节。作为专利权人一方,不仅要详细分析无效请求人在无效请求时所采用的那部分证据和理由,而且还需要主动寻找证据中未被采用的部分是否也存在被结合使用的可能,以防无效请求人在口头审理期间发起突然袭击。只有全面、充分地将目标专利和所有证据研究透,将准备工作尽可能地做深做足,才能够在口审过程中游刃有余地应对各种局面。此外,在无效请求人尚未提交补充证据和理由期间,亦应尽量与主审员保持密切联系,尽早确认无效请求人是否提交了补充证据和理由。如果遇到文件转送过晚导致收到补充证据和理由与口头审理间隔过近之时,尽量向主审员争取延迟口审日期或者当庭争取补交书面意见的机会,为专利权人争取充分陈述意见的机会。